作者：張福根博士 合伙人、資深專利代理人、高級工程師

根據(jù)美國專利審查指南(MPEP)的規(guī)定，馬庫什(Markush)權(quán)利要求——不論其形式如何——是指任何列出一系列可選擇的選項的權(quán)利要求(MPEP§2173.05(h))。而馬庫什化合物權(quán)利要求，一般是通式的形式。對于涉及馬庫什通式化合物的美國申請，在撰寫中除了專利申請的一般要求之外，尤其應(yīng)當(dāng)注意一些與中國申請不同的要求。

一、說明書的撰寫

與中國申請中“充分公開”的要求類似，美國申請中要求對發(fā)明進行充分的書面說明(Written description)。

首先，說明書中應(yīng)當(dāng)描述足以代表整個通式的數(shù)目的具體化合物(包括其制備、表征和性能測試)。當(dāng)通式中的變量所涵蓋的元素之間有較大變化時，申請人應(yīng)當(dāng)描述足夠多的實施例以反映這種變化(AbbVie Deutschland GmbH & Co., KG v. Janssen Biotech, Inc., 759 F.3d 1285, 1300, 111 USPQ2d 1780, 1790 (Fed. Cir. 2014)；Enzo Biochem, 323 F.3d at 966, 63 USPQ2d at 1615；In re Curtis, 354 F.3d 1347, 1358, 69 USPQ2d 1274, 1282 (Fed. Cir. 2004))。

那么，到底需要多少具體實施例呢？按照案例In re Fisher, 427 F.2d 833, 839, 166 USPQ 18, 24 (CCPA 1970)中確立的原則，說明書中需要提供的具體指引的量與本領(lǐng)域中現(xiàn)有知識的量以及本領(lǐng)域中的可預(yù)測性成反比。若發(fā)明涉及不可預(yù)測的因素，例如對于大多數(shù)化學(xué)反應(yīng)和生理活性，則說明書中需要提供更多的信息。例如，對于通式中包括的結(jié)構(gòu)差異較大的化合物，至少要給出各自對應(yīng)的一般性制備方法。

此外，雖然對于申請專利的目的，體外活性數(shù)據(jù)一般是足夠的，但申請人需要能夠證明體外活性與體內(nèi)活性(即治療目的)之間的相關(guān)性。

需要注意的是，美國申請是允許在申請遞交之后補充實驗數(shù)據(jù)的，前提是該后補的數(shù)據(jù)所證明的效果是原始申請中所預(yù)測的。因此，在撰寫申請時，可以考慮在說明書中包括盡可能多的制備實施例。

二、權(quán)利要求書的撰寫

在權(quán)利要求書的撰寫中，尤其要注意馬庫什通式中變量的定義。

1、在形式方面，由于馬庫什通式中的變量通常是通式中的某一基團，因此變量的定義應(yīng)當(dāng)是擇一形式的。此時，“Ris selected from the group consisting of A, B, C and D”和“Ris A, B, C or D”這兩種撰寫方式被認(rèn)為是等同的，也都是允許的(MPEP§803.02)。與之對應(yīng)的，對于非擇一的變量，例如對化合物的鹽的定義，則只有“X is selected from the group consisting of A, B, C and D”的撰寫方式才是適當(dāng)?shù)摹?

美國申請中對于超過20項權(quán)利要求需繳納附加費。與中國申請不同的是，權(quán)利要求項數(shù)的計算中不僅包括申請遞交時的項數(shù)，還包括審查過程中通過修改增加的權(quán)利要求的項數(shù)。此外，應(yīng)當(dāng)盡量避免采用多項從屬權(quán)利要求，因為一方面對于多項從屬權(quán)利要求需要繳納額外的附加費，另一方面對于多項從屬權(quán)利要求在計算項數(shù)時會按照多個權(quán)利要求來對待，使得權(quán)利要求的總項數(shù)有可能超過20項。

另外，與中國申請不同的是，美國申請中允許上下位概念并列(MPEP §2173.05(h))，如此撰寫可以減少權(quán)利要求附加費。

2、在實體方面，應(yīng)當(dāng)注意，通式所涵蓋的所有化合物應(yīng)當(dāng)具有共同的、與現(xiàn)有技術(shù)形成區(qū)別的母核結(jié)構(gòu)，或者本領(lǐng)域技術(shù)人員一般認(rèn)為其屬于同一類化學(xué)物質(zhì)，具有相同的性質(zhì)。這樣的規(guī)定與中國申請中有關(guān)單一性的規(guī)定是類似的。

當(dāng)通式中包括的變量較多，或者某個(些)變量范圍較寬，如此形成的馬庫什通式包含大量的結(jié)構(gòu)上不同的化合物時，若本領(lǐng)域技術(shù)人員無法確定該通式所涵蓋的所有具體化合物從而不能確定權(quán)利要求的邊界和范圍，則這樣的通式可能會被認(rèn)為不清楚，不符合美國專利法第112條的規(guī)定(MPEP § 2173.05(h))。

此外，當(dāng)通式中包括的變量較多時，應(yīng)注意變量之間(尤其是化合物母核結(jié)構(gòu)上相鄰基團之間)有沒有沖突。盡管可以在說明書的描述中排除變量之間沖突的情況，但若有可能，應(yīng)當(dāng)至少撰寫一個消除了該沖突的從屬權(quán)利要求。

對通式中某一變量而言，在最上位的概念(最寬的范圍)和最下位的概念(最窄的范圍)之間要設(shè)置足夠多的中位概念(中間層次的范圍)。中間層次的多少，主要取決于說明書中提供的具體實施例的多少，以及各具體實施例化合物的性能測試數(shù)據(jù)。一般而言，具體實施例越多，性能測試的數(shù)據(jù)之間差異越大，則細(xì)化的中間層次就應(yīng)當(dāng)越多。在實質(zhì)審查過程中，有可能需要對權(quán)利要求進行修改。類似地，在分案申請時也有可能需要提交與母案不同的權(quán)利要求。這樣的中位概念可以作為實審階段和分案時修改的依據(jù)(In re Lukach, 442 F.2d 967, 169 USPQ 795 (CCPA 1971)；In re Wertheim, 541 F.2d 257, 191 USPQ 90 (CCPA 1976)；Ex parte Sorenson, 3 USPQ2d 1462 (Bd. Pat. App. & Inter. 1987)；In re Wilder, 736 F.2d 1516,1520, 222 USPQ 369, 372 (Fed. Cir. 1984))。

以上是在撰寫涉及馬庫什通式化合物的美國申請時應(yīng)當(dāng)注意的一些內(nèi)容，以避免由于撰寫的原因?qū)е虏槐匾膶彶橐庖姟?