作者：王宇航 專利代理人

在專利實踐中，審查員常常援引《專利法》第26條第4款，認為“權利要求書得不到說明書的支持”。根據(jù)筆者對所處理案件的統(tǒng)計，近期非新創(chuàng)性問題的審查意見通知書中有23%左右存在這一問題。因此，了解可能“得不到說明書的支持”的各種情況，對于申請人合理限定專利申請的保護范圍并最終使該專利申請獲得授權至關重要。

《專利法》第26條第4款規(guī)定：“權利要求書應當以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍。”其中，“權利要求書應當以說明書為依據(jù)”這一規(guī)定在審查意見通知書中作為未滿足授權條件而提出時，通常也被稱為是“權利要求書得不到說明書的支持”。

對此，《專利審查指南》第二部分第二章給出了進一步的解釋：“權利要求書應當以說明書為依據(jù)，是指權利要求應當?shù)玫秸f明書的支持。權利要求書中的每一項權利要求所要求保護的技術方案應當是所屬技術領域的技術人員能夠從說明書充分公開的內容中得到或概括得出的技術方案，并且不得超出說明書公開的范圍?！笨梢姡粢獧嗬蟆暗玫健闭f明書的支持，則須權利要求請求保護的技術方案可以從說明書所記載的內容中直接得到，或者可以從說明書所公開的一個或多個具體實施例中概括得出。為了使權利要求獲得更大的保護范圍，多數(shù)情況下，申請人在撰寫權利要求時會從說明書記載的具體實施例中概括得出權利要求。那么，審查員在審查此類案件時，就會判斷這些概括是否合理。

對于權利要求概括是否合理的判斷，《專利審查指南》第二部分第二章也給出了具體的解釋說明：“如果所屬技術領域的技術人員可以合理預測說明書給出的實施方式的所有等同替代方式或明顯變型方式都具備相同的性能或用途，則應當允許申請人將權利要求的保護范圍概括至覆蓋其所有的等同替代或明顯變型的方式?！笨梢?，如果一項權利要求所要求保護的技術方案中涵蓋了說明書充分公開的實施方式的所有等同替代方式或明顯變型方式，且這些方式都能夠解決相同的技術問題，并具有相同或相近的技術效果，則該權利要求的概括是合理的。但是，如果申請人所概括的權利要求請求保護的技術方案中存在不能解決技術問題的方案，則顯然該概括是不合理的。

通常，審查員與申請人對于“得不到說明書支持”問題的爭論，多是基于上位概括或并列選擇方式概括范圍過寬、或實施例太少無法有力支撐權利要求請求保護的技術方案。但是，筆者在實踐中還遇到了另一種“得不到說明書支持”的情況，即，審查員從說明書所記載的技術問題出發(fā)結合實施例來判斷一項權利要求是否得到說明書的支持。

下面將基于一個典型案例來討論由于說明書中所記載的技術問題撰寫不當而導致獨立權利要求得不到說明書支持的情況。

為方便敘述及理解，將案例簡化如下：

權利要求1：一種固定裝置，包括固定框架及與固定框架一體成型的固定元件X，該固定元件X能夠插入裝置A，以將裝置A固定。

權利要求7：根據(jù)權利要求1所述的固定裝置，還包括一減震件Y。

對于此案，審查員在審查意見通知書中指出，說明書中“背景技術”及“技術內容”部分都明確記載了：該申請所要解決的技術問題是如何同時兼顧裝置A的固定和減震效果；而解決該技術問題所采用的技術手段的改進主要在于固定元件X和減震件Y，從而實現(xiàn)固定、減震效果的兼顧。顯然，權利要求1概括的保護范圍涵蓋了過大的范圍，其包含了不具有“減震件Y”的技術方案，而本領域技術人員有理由懷疑，上述技術方案不能解決兼顧固定、減震效果的技術問題，因此權利要求1得不到說明書的支持。

申請人經(jīng)過大量比對與仔細分析，發(fā)現(xiàn)本案的權利要求1所要求保護的技術方案作為一種改進的固定裝置，與最接近的對比文件相比具有新穎性和創(chuàng)造性，亦即，固定裝置中的固定元件X本身存在一定的創(chuàng)新性改進，從而使得該權利要求1在新穎性和創(chuàng)造性方面基本沒有問題，理論上應該能夠得到合理的保護；但是全文中從背景技術到最終的實施例均主張該改進的裝置A具有兼顧固定和減震的技術效果，并且具體實施方式部分列舉的若干實施例中，均包含了“固定元件X”和“減震件Y”這兩個技術特征，而無法找到任何關于僅通過該“固定元件X”來改進固定裝置從而實現(xiàn)較佳固定的實施例或效果描述，因此在面臨得不到說明書支持的質疑時，局面變得非常被動。

為了給該技術方案爭取保護，在答復審查意見通知書時，申請人試圖分析了權利要求1請求保護的技術方案在新穎性和創(chuàng)造性方面的優(yōu)勢，提出權利要求1請求保護的技術方案實際解決的技術問題是如何更好地使裝置A固定，而采用“減震件Y”是進一步優(yōu)化的技術方案，兼具固定和減震是更優(yōu)的技術效果，并主張權利要求1可以得到說明書的支持。

但是，上述說理并沒有獲得審查員的支持。由于說明書中多處明確記載，本發(fā)明所要解決的技術問題就是兼顧裝置A的固定和減震效果，而沒有一處單獨提出“如何更好地使裝置A固定”這一技術問題，同時也沒有任何具體實施例給出了未包括減震件Y的技術方案，因此申請人根據(jù)權利要求1所概括的技術方案重新確定的技術問題無法體現(xiàn)該發(fā)明的本意和初衷，不能作為判斷依據(jù)。最后，該案不得不將包括減震件Y的技術特征并入獨立權利要求1，此修改無疑大大縮限了該專利的保護范圍。

對于本案原獨立權利要求請求保護的技術方案在具有新創(chuàng)性的情況下未獲得授權一事，筆者深感惋惜，如果撰寫時技術問題、發(fā)明目的等的描述能夠分別諸項地或者遞進地加以表述，很可能就能夠避免上述問題。

可見，在撰寫專利文件過程中，需要理清思路、清醒地認識到說明書與權利要求書之間一脈相承的關系，避免不當?shù)睾喜⒑透攀鏊鉀Q的技術問題和效果，合理把握實施例的撰寫層次，用審查的標準預先判斷申請文件是否符合授權標準，盡可能地保護申請人本應該能夠合理獲得的權益。