作者：金景花 資深專利代理人

所謂“二次概括”是指申請(qǐng)人在修改申請(qǐng)文件時(shí)，對(duì)申請(qǐng)文件主要是權(quán)利要求中的技術(shù)特征進(jìn)行一定程度的概括而得到的在原申請(qǐng)文件中沒(méi)有明確文字記載的內(nèi)容。由于這種概括在原申請(qǐng)文件中沒(méi)有明確文字記載，因此，在專利審查過(guò)程中容易被審查員認(rèn)為“修改超范圍”。

在專利申請(qǐng)過(guò)程中，增加或者替換權(quán)利要求中的技術(shù)特征是申請(qǐng)人為了克服審查意見(jiàn)通知書所指出的缺陷所做出的常見(jiàn)的修改方式，但是如果僅僅將實(shí)施例中記載的技術(shù)特征原文不動(dòng)的記載到權(quán)利要求中，就會(huì)得到一個(gè)保護(hù)范圍比較窄的權(quán)利要求，這顯然對(duì)申請(qǐng)人是非常不利的。但是，也正是因?yàn)檫@種修改僅僅將實(shí)施例中記載的技術(shù)特征原文不動(dòng)的記載到權(quán)利要求中，所以容易被審查員接受，對(duì)于這種原文不動(dòng)的修改，基本上沒(méi)有爭(zhēng)議。

由于上述的原文不動(dòng)的修改會(huì)得到一個(gè)保護(hù)范圍非常窄的權(quán)利要求，所以申請(qǐng)人往往將實(shí)施例的一些技術(shù)特征進(jìn)行一定程度的概括也就是進(jìn)行“二次概括”后記載到權(quán)利要求中，這種修改方式在實(shí)際的專利申請(qǐng)過(guò)程中是非常普遍的。但是，正因?yàn)檫@種二次概括在原申請(qǐng)文件中沒(méi)有明確文字記載，因此，在專利審查過(guò)程中容易被審查員認(rèn)為“修改超范圍”。關(guān)于這種二次概括而得到的修改能不能根據(jù)原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容以及說(shuō)明書附圖直接地、毫無(wú)疑義地確定，多有爭(zhēng)議。

專利法第三十三條中規(guī)定：申請(qǐng)人可以對(duì)其專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，但是，對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍。

而在審查指南第二部分第八章5.2.1.1中規(guī)定：原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍包括原說(shuō)明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容和根據(jù)原說(shuō)明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說(shuō)明書附圖能直接地、毫無(wú)疑義地確定的內(nèi)容。

結(jié)合上述專利法第三十三條的規(guī)定，上述審查指南的規(guī)定可以理解為：對(duì)專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容和根據(jù)原說(shuō)明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說(shuō)明書附圖能直接地、毫無(wú)疑義地確定的內(nèi)容。

也就是說(shuō)，“二次概括”的內(nèi)容只要是根據(jù)原說(shuō)明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說(shuō)明書附圖能直接地、毫無(wú)疑義地確定的內(nèi)容，則應(yīng)被接受。所謂“直接地、毫無(wú)疑義地確定”，通常體現(xiàn)在從原始的申請(qǐng)文件中可以唯一確定得出，并且要求修改后的技術(shù)方案與原始記載的內(nèi)容相比，除了能夠表示出原始記載的技術(shù)方案以外不再含有其他的意思表述或者存在著歧義，否則的話，這種修改將被視為“修改超范圍”。

下面，將通過(guò)一個(gè)具體案例針對(duì)申請(qǐng)人對(duì)申請(qǐng)文件中的技術(shù)特征進(jìn)行二次概括的這一類常見(jiàn)的修改方式能否從原說(shuō)明書和權(quán)利要求書中直接地、毫無(wú)疑義地確定進(jìn)行分析，從而更好地理解和把握專利法第三十三條的實(shí)質(zhì)。

具體案例：

申請(qǐng)?zhí)枮?41109127；

發(fā)明名稱為“輥式磨機(jī)”。

在本專利原始公開(kāi)文本的說(shuō)明書中記載了三個(gè)實(shí)施例，第一個(gè)實(shí)施例為“在上下機(jī)殼（7）、（8）之間的連接螺釘上裝有彈性機(jī)構(gòu)（2），并裝有調(diào)節(jié)螺釘（9），當(dāng)有過(guò)大的雜鐵等不可粉碎的物料進(jìn)入時(shí)，由于上下機(jī)殼（7）、（8）之間的調(diào)節(jié)螺釘（9）的調(diào)節(jié)以及彈性機(jī)構(gòu)（2）的彈性作用，迫使下機(jī)殼（8）下移并偏轉(zhuǎn)，使得磨輥（12）與磨盤（10）之間的間隙增大而通過(guò)，而不會(huì)出現(xiàn)卡死現(xiàn)象。同時(shí)，彈性機(jī)構(gòu)（2）還迫使磨輥（12）向磨盤（10）施加壓力”；第二個(gè)實(shí)施例為“磨輥（12）通過(guò)鉸鏈裝在支架（4）上，并在兩者之間裝有彈性裝置，使磨輥（12）在一定范圍內(nèi)擺動(dòng)，并具有一定彈性，并使磨輥（12）向磨盤（10）施加壓力”；第三個(gè)實(shí)施例為“在支架（4）和磨輥（12）之間的主軸（6）上裝有彈性機(jī)構(gòu)，這樣可使支架（4）在主軸（6）上作軸向移動(dòng)和具有一定的彈性，并可以使磨輥（12）向磨盤（10）施加壓力”。

關(guān)于上述專利，無(wú)效宣告請(qǐng)求人向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出了無(wú)效宣告請(qǐng)求，提出權(quán)利要求1中的技術(shù)特征“磨盤的磨面與磨輥之間存在可調(diào)節(jié)的間隙而構(gòu)成間隙式磨合面”超出了原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍，不符合專利法第三十三條。

專利復(fù)審委員會(huì)在第7581號(hào)決定中認(rèn)為：本專利授權(quán)公告文本的權(quán)利要求書和說(shuō)明書中記載有“磨盤的磨面與磨輥之間存在可調(diào)節(jié)的間隙而構(gòu)成間隙式磨合面”的文字表述，而在原公開(kāi)文本的權(quán)利要求書和說(shuō)明書中均未有這樣的文字表述。但在本專利公開(kāi)文本記載的三個(gè)實(shí)施例中磨輥均在彈性機(jī)構(gòu)的彈性力作用下向磨盤施加壓力。調(diào)節(jié)螺釘可以調(diào)節(jié)磨輥與磨盤之間的間隙為一預(yù)置間隙，以適應(yīng)不同粒度大小的物料進(jìn)入磨合面并磨碎；當(dāng)輥式磨機(jī)處于正常工作狀態(tài)時(shí)，磨輥與磨盤之間存在有均勻的物料，在物料粒度大于預(yù)置間隙時(shí)，磨輥在上述彈性力作用下壓在物料上，物料壓在磨盤上，此時(shí)磨盤的磨面與磨輥之間存在的間隙大于預(yù)置間隙；當(dāng)輥式磨機(jī)處于非正常工作狀態(tài)時(shí)，即當(dāng)有粒度過(guò)大的雜鐵等不可粉碎的物料進(jìn)入磨合面時(shí)，由于該物料的進(jìn)入將克服上述彈性力而迫使下機(jī)殼下移并偏轉(zhuǎn)，從而使得物料通過(guò)而不會(huì)出現(xiàn)卡死現(xiàn)象，此時(shí)由于下機(jī)殼的下移或偏轉(zhuǎn)，而在磨輥與物料之間存在瞬間較大的間隙。綜上，磨輥與磨盤之間的間隙既可以通過(guò)調(diào)節(jié)螺釘來(lái)主動(dòng)調(diào)節(jié)，也可以根據(jù)物料的粒度大小通過(guò)位于上、下機(jī)殼之間的彈性機(jī)構(gòu)所產(chǎn)生的彈性力而使下機(jī)殼下移并偏轉(zhuǎn)而發(fā)生相對(duì)移動(dòng)，或者通過(guò)位于磨輥與支架之間的彈性裝置所產(chǎn)生的彈性力使磨輥在一定范圍內(nèi)擺動(dòng)，或者通過(guò)裝在支架和磨輥之間的主軸上的彈性機(jī)構(gòu)所產(chǎn)生的彈性力迫使磨輥下移來(lái)被動(dòng)調(diào)節(jié)磨盤的磨面與磨輥之間的間隙。顯然，“磨盤的磨面與磨輥之間存在可調(diào)節(jié)的間隙而構(gòu)成間隙式磨合面”是本專利原公開(kāi)文本的權(quán)利要求書和說(shuō)明書中能夠直接地、毫無(wú)疑義地導(dǎo)出的內(nèi)容，并未超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍。

專利復(fù)審委員會(huì)、北京市第一中級(jí)人民法院和北京市高級(jí)人民法院均不支持無(wú)效請(qǐng)求人的上述無(wú)效理由。

從上述具體案例可以看出，雖然修改后的內(nèi)容并未直接在原始申請(qǐng)文件中記載，但是本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠通過(guò)理解申請(qǐng)文件的技術(shù)內(nèi)容，直接地、毫無(wú)疑義地確定修改后的技術(shù)方案，那么這種“二次概括”的實(shí)質(zhì)還是客觀反映原始申請(qǐng)文件的技術(shù)內(nèi)容，并未超出原申請(qǐng)文件的記載。

因此，在修改申請(qǐng)文件的時(shí)候，在準(zhǔn)確客觀地理解發(fā)明的基礎(chǔ)上利用原始申請(qǐng)文件中隱含公開(kāi)的技術(shù)信息以及可以從原申請(qǐng)文件中直接毫無(wú)疑義確定的技術(shù)信息進(jìn)行合理的概括，從而有效地保護(hù)申請(qǐng)人的專利。