作者；金丹 專利代理人

在介紹日本專利駁回決定不服審判制度中的專利授權(quán)之前，首先讓我們了解一下與之相關(guān)的中國專利復(fù)審程序。

根據(jù)中國專利法，專利申請人對國務(wù)院專利行政部門駁回申請的決定不服的，可以在規(guī)定的期限內(nèi)向?qū)＠麖?fù)審委員會請求復(fù)審。審查員應(yīng)當(dāng)對專利復(fù)審委員會轉(zhuǎn)送的復(fù)審請求書進(jìn)行前置審查，并在收到轉(zhuǎn)交的案卷之后作出前置審查意見書，該前置審查意見書隨案卷轉(zhuǎn)送專利復(fù)審委員會，由專利復(fù)審委員會作出復(fù)審決定。

在上述復(fù)審程序中，無論前置審查中給出何種意見，均需要由專利復(fù)審委員會作出復(fù)審決定。如果專利復(fù)審委員會作出撤銷專利局的駁回決定的復(fù)審決定后，原審查員應(yīng)當(dāng)對專利申請進(jìn)行繼續(xù)審查。只是，審查員在繼續(xù)審查過程中，不得以同一事實、理由和證據(jù)作出與該復(fù)審決定意見相反的駁回決定。

當(dāng)然，審查員在可以以不同理由和證據(jù)再次發(fā)出審查意見通知書或作出駁回決定。

因此，無論復(fù)審決定是否撤銷專利局的駁回決定，專利復(fù)審委員會均無權(quán)直接對案件作出授予專利權(quán)的決定。

●在日本專利駁回決定不服審判中，根據(jù)審理情況，可以直接作出授權(quán)專利權(quán)的決定。

根據(jù)日本審查制度，專利申請人對專利廳發(fā)出的針對專利申請的駁回決定不服的，可以在規(guī)定的期限內(nèi)向日本專利廳審判部提出駁回決定不服審判請求，而在駁回決定不服審判請求的審查、審理過程中，如下情況可以直接被授權(quán)專利權(quán)。

一、前置審查中的專利授權(quán)：

根據(jù)日本專利審查制度，請求人提出駁回決定不服審判請求同時對申請文件進(jìn)行了修改，那么在進(jìn)入合議組進(jìn)行審理之前，需要原審查員再次進(jìn)行審查（前置審查）。

經(jīng)前置審查，若審查員取消了原駁回決定，但還不能作出授權(quán)專利權(quán)的決定時，審查員會制作前置審查報告，根據(jù)不同情況也可發(fā)出拒絕理由通知書。

經(jīng)前置審查，若審查員發(fā)現(xiàn)原駁回決定的理由已被解決，且并沒有發(fā)現(xiàn)其他駁回理由時，則不需要經(jīng)過合議組審理（作出判決決定），而直接取消原駁回決定，并作出授權(quán)專利權(quán)的決定。

其中，前置審查中原駁回決定的理由被解決時，不需要經(jīng)過合議組審理，因此，前置審查實質(zhì)上仍屬于專利審查程序。

二、專利不服審判中的專利授權(quán)：

請求人提出駁回決定不服審判請求時沒有對申請文件進(jìn)行修改、或者經(jīng)過前置審查作出維持原駁回決定的前置報告時，將進(jìn)入合議組進(jìn)行審理。

經(jīng)合議組審理時主要可分為如下三種情況：

（一）經(jīng)合議組審理，判定為維持審查員的駁回決定時：

通知審理終結(jié)并判決審判理由不成立，若請求人對上述判決不服時可向知識產(chǎn)權(quán)高級法院提起訴訟。

（二）經(jīng)合議組審理，若發(fā)現(xiàn)與原駁回決定不同的拒絕理由時，則發(fā)出拒絕理由通知書。

針對上述拒絕理由通知書的答復(fù)情況可分為：

1、經(jīng)請求人答復(fù)，拒絕理由未被解決時，通知審理終結(jié)并判決審判理由不成立，若請求人對上述判決不服時可向知識產(chǎn)權(quán)高級法院提起訴訟。

2、經(jīng)請求人答復(fù)，拒絕理由已被解決時，通知審理終結(jié)并判決審判理由成立，同時作出授權(quán)專利權(quán)的決定。

（三）經(jīng)合議組審理，未發(fā)現(xiàn)新的拒絕理由時，通知審理終結(jié)并判決審判理由成立，同時作出授權(quán)專利權(quán)的決定。

三、相較于中國專利復(fù)審，日本專利駁回決定不服審判中的授權(quán)的意義在于:

（一）中國專利復(fù)審中的前置審查階段無法直接進(jìn)行授權(quán)，即便駁回理由已被解決，依然需要專利復(fù)審委員會作出復(fù)審決定，之后原審查員再對專利申請進(jìn)行繼續(xù)審查，因此審查時間較長。

日本專利駁回決定不服審判請求的案件中，大部分會在駁回決定之后對申請文件進(jìn)行修改，從而通過前置審查能夠減少審判員的案件處理量。

尤其是通過修改后在前置審查階段直接作授權(quán)專利權(quán)的決定的案件，因原審查員更了解案件情況，能夠迅速解決問題，節(jié)省的審判資源，同時也能夠使專利申請盡快獲得授權(quán)。

但是，請求人提出駁回決定不服審判請求時沒有對申請文件進(jìn)行修改，僅進(jìn)行爭辯的情況下，不會進(jìn)行前置審查。如此，雖然可以節(jié)省審查時間，請求人也會因此失去再次爭辯的機會。

（二）中國專利申請復(fù)審中，當(dāng)專利復(fù)審委員會作出撤銷專利局的駁回決定的復(fù)審決定后，需要返回原審查員處對專利申請進(jìn)行繼續(xù)審查，若發(fā)現(xiàn)與前次駁回理由不同的駁回理由，則可能再次發(fā)出審查意見通知書或作出駁回決定。最終授權(quán)有時可能還需要較長的時間。

但是在日本專利駁回決定不服審判中，當(dāng)進(jìn)入合議組進(jìn)行審理時，若判決審判理由成立，可以直接作出授權(quán)專利權(quán)的決定，能夠大幅縮短審判時間。

總結(jié)：

由于中國與日本在專利復(fù)審/審判請求時也存在一定區(qū)別，因此，不可說上述日本專利駁回決定不服審判中的授權(quán)制度更優(yōu)于中國專利復(fù)審程序。例如：

中國的職能分配明確，專利復(fù)審委員會僅可進(jìn)行判決，只有專利局可以作出授予專利權(quán)的決定。并且中國復(fù)審程序中對申請文件的修改范圍相對較寬，而復(fù)審委基本僅針對駁回決定進(jìn)行審查，因此修改后的權(quán)利要求也可能會存在其他不予授權(quán)的理由，因此，需要進(jìn)一步審查，從這個角度考慮，中國專利復(fù)審制度也是很合理的。

相對于此，日本駁回決定不服審判時，可修改的范圍較小，經(jīng)修改后不會過于偏離原權(quán)利要求的保護范圍。另外，在審判階段審查員的職權(quán)范圍較大，會對非駁回理由外的內(nèi)容進(jìn)行審查，因此為了縮短審查、審理時間，在審判中進(jìn)行授權(quán)也具有相應(yīng)的道理。

綜上所述，并不能說某個國家的審查制度更為優(yōu)越，因每個國家的專利審查制度是根據(jù)案件的情況、國情等各方面因素而制定的，具有各自的特點。

作為代理人，只需要充分利用每個國家的專利制度的特點，為專利申請人爭取最有利的保護范圍同時提高授權(quán)率。