作者：王藝涵 專利代理人

分案申請(qǐng)是專利審查中常見(jiàn)的一類(lèi)專利申請(qǐng)。通常，分案申請(qǐng)被認(rèn)為是為了解決申請(qǐng)的單一性問(wèn)題而提出的。

根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》第四十二條的規(guī)定，一件專利申請(qǐng)包括兩項(xiàng)以上發(fā)明、實(shí)用新型或者外觀設(shè)計(jì)的，申請(qǐng)人可以提出分案申請(qǐng)。

根據(jù)《審查指南》的規(guī)定，申請(qǐng)人可以在收到專利局對(duì)原申請(qǐng)發(fā)出的授權(quán)通知書(shū)之日起的兩個(gè)月期限屆滿之前的任何時(shí)間提出分案申請(qǐng)，需要注意的是，即使申請(qǐng)人在兩個(gè)月期限屆滿之前提前辦理了辦登手續(xù)，仍可根據(jù)上述規(guī)定在辦登之后、兩個(gè)月期限屆滿之前提出分案申請(qǐng)。對(duì)于審查期間視撤的申請(qǐng)，需要在辦理恢復(fù)權(quán)利手續(xù)之后才能提出分案申請(qǐng)。對(duì)于被駁回的申請(qǐng)，自申請(qǐng)人收到駁回決定的三個(gè)月內(nèi)，不論申請(qǐng)人是否提出復(fù)審請(qǐng)求，均可以提出分案申請(qǐng)。復(fù)審及后續(xù)的行政訴訟期間，申請(qǐng)人也可提出分案申請(qǐng)。

對(duì)于已提出過(guò)分案申請(qǐng)，申請(qǐng)人需要針對(duì)該分案申請(qǐng)?jiān)俅翁岢龇职干暾?qǐng)的，再次提出的分案申請(qǐng)的遞交時(shí)間仍應(yīng)當(dāng)根據(jù)原申請(qǐng)審核。再次分案的遞交日不符合上述規(guī)定的， 不得分案。

但是，因分案申請(qǐng)存在單一性的缺陷，申請(qǐng)人按照審查員的審查意見(jiàn)再次提出分案申請(qǐng)的情況除外。對(duì)于此種除外情況，申請(qǐng)人再次提出分案申請(qǐng)的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交審查員發(fā)出的指明了單一性缺陷的審查意見(jiàn)通知書(shū)或者分案通知書(shū)的復(fù)印件。

有關(guān)單一性、分案申請(qǐng)的相關(guān)規(guī)定在《專利法實(shí)施細(xì)則》與審查指南中的出鏡率不高，使其看起來(lái)平淡無(wú)奇，地位遠(yuǎn)不如新穎性、創(chuàng)造性那般能夠制造出跌宕起伏的劇情。然而，筆者日前遇到了一系列分案申請(qǐng)卻有點(diǎn)兒顛覆常規(guī)，劇情復(fù)雜離奇。

請(qǐng)隨筆者細(xì)細(xì)品味~

母案（以下稱為97案）

母案（97案）衍生出子案（以下稱為03案）

子案（03案）衍生出孫子案（以下稱為老06案）

孫子案（老06案）衍生出三件曾孫子案（以下稱為新06案）

看到了嗎？一件早在97年誕生的申請(qǐng)，在近十年內(nèi)繁衍生息，兒孫滿堂。在孫子案、曾孫子案誕生時(shí)，原始的母案早就授權(quán)了，說(shuō)好的時(shí)限呢？說(shuō)好的再次提出的分案申請(qǐng)?zhí)峤粫r(shí)母案要處于pending狀態(tài)呢？

這時(shí)，細(xì)心的觀眾可能會(huì)說(shuō)，是不是基于缺乏單一性的缺陷而被動(dòng)分案呢？筆者帶著強(qiáng)烈的好奇一探究竟，然而，經(jīng)過(guò)查詢審查檔案，這一系列申請(qǐng)從來(lái)！沒(méi)有！收到過(guò)！任何！缺乏單一性的通知書(shū)！

那么這些孫子寶寶們是怎么來(lái)的呢？有沒(méi)有法條給予合理的解釋呢？筆者開(kāi)始追溯2006年以前的《審查指南》的演變……

《審查指南（1993年版）》

未提及再次主動(dòng)分案時(shí)機(jī)，實(shí)踐中以該分案所依據(jù)的母案的狀態(tài)為基礎(chǔ)

《審查指南（2001年版）》

同上

《審查指南（2006年版）》

再次主動(dòng)分案的遞交時(shí)間仍應(yīng)當(dāng)根據(jù)原申請(qǐng)審核

《審查指南（2001年版）》

同上

可以看到，在2006年前，《審查指南》對(duì)于再次主動(dòng)分案時(shí)機(jī)并未進(jìn)行嚴(yán)格的限制，實(shí)踐中，只要分案所依據(jù)的母案處于pending狀態(tài)，就可分案。以此類(lèi)推，子又生孫，孫又生子，子子孫孫無(wú)窮盡也。

而修訂后的2006年版《審查指南》帶來(lái)了此分案制度的重大變化，即，再次主動(dòng)提出分案申請(qǐng)的遞交時(shí)間必須滿足原始申請(qǐng)（即第一次提交的申請(qǐng)）未結(jié)案的條件。

也就是說(shuō)，適用于2006年以前版本的《審查指南》規(guī)定的專利申請(qǐng)，其分案的依據(jù)是根據(jù)該分案所依據(jù)的母案的狀態(tài)來(lái)決定，而非原始申請(qǐng)的狀態(tài)。

沒(méi)錯(cuò)，此時(shí)輪到《施行修訂后審查指南的過(guò)渡辦法》登場(chǎng)~

根據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局令第三十八號(hào)，修訂后的《審查指南》自2006年7月1日起施行，2001年10月18日公布施行的《審查指南》同時(shí)廢止。對(duì)于2006年7月1日之后（含當(dāng)日，下同）提出的專利申請(qǐng)和根據(jù)該申請(qǐng)授予的專利權(quán)，適用修訂后的《審查指南》的規(guī)定；2006年7月1日之前提出的專利申請(qǐng)和根據(jù)該申請(qǐng)授予的專利權(quán)，除以下規(guī)定的事項(xiàng)之外，自2006年7月1日起也適用修訂后的《審查指南》的規(guī)定。

也就是說(shuō)，2006年7月1日是分案審查制度的重要分水嶺，此日前后，天壤之別。

再來(lái)看看我們的兒孫滿堂分案的繁衍過(guò)程：

重點(diǎn)來(lái)了——大家族中最后一代分案（新06分案）的提交日為2006年6月30日?。?！申請(qǐng)人定是在仔細(xì)研究了《審查指南》修訂版后，為了不浪費(fèi)分案規(guī)定寬松的最后機(jī)會(huì)，從剛提交不久的老06案提取技術(shù)點(diǎn)，在修訂版施行前一天提交了主動(dòng)分案，輕松獲得三件授權(quán)專利。申請(qǐng)人的做法可謂用心良苦，“心機(jī)”頗深。

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故事講完了，大伙兒會(huì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)如今的分案申請(qǐng)可不是你想分，想分就能分的。能否另辟蹊徑設(shè)計(jì)分案呢？

首先，基于現(xiàn)行專利法、《審查指南》的規(guī)定，主動(dòng)分案的遞交時(shí)間必須滿足原始申請(qǐng)未結(jié)案的條件。申請(qǐng)人需要針對(duì)該分案申請(qǐng)?jiān)俅翁岢龇职干暾?qǐng)的，再次提出的分案申請(qǐng)的遞交時(shí)間仍應(yīng)當(dāng)根據(jù)原申請(qǐng)審核。在此法規(guī)約束下，很難在規(guī)定的期限內(nèi)對(duì)分案申請(qǐng)?jiān)俅翁岢龇职干暾?qǐng)。

不過(guò)，法規(guī)給申請(qǐng)人留了一條出路——被動(dòng)分案，即，按照審查員的審查意見(jiàn)提出分案申請(qǐng)。并且，依照現(xiàn)行專利法、《審查指南》的規(guī)定，上述被動(dòng)分案的提交時(shí)間不受原始申請(qǐng)的狀態(tài)限制，即，即便原始申請(qǐng)并非處于“pending”狀態(tài)，例如授權(quán)、駁回，也能夠在審查員發(fā)出過(guò)指明了單一性缺陷的審查意見(jiàn)通知書(shū)或者分案通知書(shū)的情況下，分案，或針對(duì)分案申請(qǐng)?jiān)俅翁岢龇职干暾?qǐng)。

看來(lái)“單一性缺陷的審查意見(jiàn)通知書(shū)”猶如尚方寶劍一般的存在，賜予申請(qǐng)人分案的“特權(quán)”。為了在被動(dòng)分案之路上尋求一線生機(jī)，申請(qǐng)人需要挖空心思精心設(shè)計(jì)“誘餌”，來(lái)誘導(dǎo)審查員發(fā)出缺乏單一性的通知書(shū)，此通知書(shū)在手，申請(qǐng)人可以大膽的想分就分了。

申請(qǐng)人如此費(fèi)勁心機(jī)制造分案，分案申請(qǐng)絕不僅是為了解決缺乏單一性缺陷的簡(jiǎn)單存在。分案申請(qǐng)有何妙用？

（1）彌補(bǔ)撰寫(xiě)失誤、完善權(quán)利要求的保護(hù)范圍

申請(qǐng)文件存在：說(shuō)明書(shū)的技術(shù)方案未寫(xiě)入權(quán)利要求中、權(quán)利要求的保護(hù)范圍過(guò)小等失誤。在主動(dòng)修改期限后，申請(qǐng)人很難通過(guò)主動(dòng)修改權(quán)利要求來(lái)彌補(bǔ)。

在答復(fù)審查意見(jiàn)通知書(shū)后，發(fā)現(xiàn)獨(dú)立權(quán)利要求記載了非必要技術(shù)特征。然而，根據(jù)《審查指南》的規(guī)定，答復(fù)審查意見(jiàn)通知書(shū)時(shí)，即使在修改不超范圍的情況下，也不允許主動(dòng)刪除獨(dú)立權(quán)利要求中的技術(shù)特征。

上述讓申請(qǐng)人頭疼的問(wèn)題如何解決？既想早日授權(quán)，又想擴(kuò)大保護(hù)范圍，如何兼得？讓分案申請(qǐng)來(lái)打破尷尬。

由于法規(guī)并未禁止申請(qǐng)人為了擴(kuò)大保護(hù)范圍而提出分案，申請(qǐng)人可以另行提出分案，以爭(zhēng)取更完善的保護(hù)范圍。

（2）尋求不同審查結(jié)果

當(dāng)申請(qǐng)人就創(chuàng)造性等問(wèn)題與審查員存在分歧而難以說(shuō)服審查員時(shí)，申請(qǐng)人可提出分案申請(qǐng)，通過(guò)不同審查員可能對(duì)審查標(biāo)準(zhǔn)把握的不同，獲得不同的審查結(jié)果。

當(dāng)然，也不能一言不合就分案，因?yàn)樵俅沃鲃?dòng)分案的遞交時(shí)間必須滿足原始申請(qǐng)未結(jié)案的條件。

（3）給對(duì)手挖坑

前文提到的“單一性缺陷的審查意見(jiàn)通知書(shū)”可謂挖坑利器。交母案后，即使母案的部分權(quán)利要求獲得授權(quán)不用著急申請(qǐng)分案，申請(qǐng)人可手握此利器觀望等待競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)落入母案公開(kāi)文本的權(quán)利要求中，此時(shí)再提交分案申請(qǐng)保護(hù)這部分權(quán)利要求，這對(duì)掉坑里的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來(lái)說(shuō)是一萬(wàn)點(diǎn)傷害了。

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說(shuō)了這么多，是不是覺(jué)得看似平凡的分案申請(qǐng)其實(shí)心機(jī)重、套路深？更多分案申請(qǐng)的作用在等待機(jī)智的你去發(fā)現(xiàn)。在新創(chuàng)性的博弈中，老司機(jī)們也可以把分案申請(qǐng)玩的非常6~