作者：夏彬 專利代理人

一、概述

在專利申請中，專利法第26條第4款是非常重要的一個條款，其中規(guī)定：“權(quán)利要求書應當以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍?！?

在實踐過程中，審查員常常會引用專利法第26條第4款中“權(quán)利要求應當以說明書為依據(jù)”的要求來評述權(quán)利要求。對于代理人來說，雖然收到“權(quán)利要求得不到說明書支持”的審查意見的次數(shù)要少于收到“缺乏新穎性/創(chuàng)造性”審查意見的次數(shù)，但是收到“權(quán)利要求得不到說明書支持”的審查意見后，說服審查員的幾率卻相對要小得多。

由于實踐中一般收到的多為獨立權(quán)利要求（以下簡稱“獨權(quán)”）得不到說明書支持的審查意見，因此，下文中將著重論述獨權(quán)的情況。代理人在收到“權(quán)利要求得不到說明書支持”的審查意見時，如果無法很好地說服審查員，往往需要將從屬權(quán)利要求（以下簡稱“從權(quán)”）中或者說明書中具體限定的技術(shù)特征并入到獨權(quán)中，導致獨權(quán)保護范圍大大縮小，對于專利技術(shù)方案的保護十分不利。

因此，在撰寫中如何避免出現(xiàn)權(quán)利要求得不到說明書支持的缺陷，以及當收到此類審查意見時如何有效地應對，顯得尤為重要。

二、幾種權(quán)利要求得不到說明書支持的情況

總體來說，權(quán)利要求得不到說明書支持，一般指的是在撰寫過程中，對權(quán)利要求進行了超出說明書范圍的不當概括。下面的幾種情況實際上為該缺陷的幾種具體表現(xiàn)形式，其核心仍源于對權(quán)利要求的不當概括。

1. 說明書未進行技術(shù)方案的有效擴展

這種情況指的是，說明書很明顯地描述了一種具體實施例，而獨權(quán)中則描述了一個相對上位的技術(shù)方案。發(fā)明人提供的往往是最優(yōu)實施例，代理人雖然對獨權(quán)進行了上位概括，卻沒有在說明書中描寫包含在獨權(quán)范圍內(nèi)的其他可行實施方式。

例1：說明書中僅描述了一個根據(jù)用戶在智能終端的點擊操作從而控制目標設(shè)備的實施例，具體地，用戶單手指單擊則會觸發(fā)動作1，用戶單手指雙擊則會觸發(fā)動作2，用戶兩個手指點擊則會觸發(fā)動作3，而動作1、動作2和動作3是控制目標設(shè)備的必要技術(shù)特征，獨權(quán)中將用戶的點擊操作上位成根據(jù)用戶的手勢進行響應，并且說明書中未增加其他手勢操作的實施方案。此外，也可能是代理人雖然進行了其他手勢操作擴展，但是僅僅是細枝末節(jié)的擴展，而無法將擴展的技術(shù)內(nèi)容完整地替換到說明書的實施方案中。例如，代理人僅在說明書中示例性地描述了用戶的手勢除了點擊操作，還可以是滑動操作，但是卻沒有具體給出滑動操作如何觸發(fā)動作1、動作2和動作3的描述。對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說，僅僅看到滑動操作，無法實施該技術(shù)方案。因此，代理人雖然進行了擴展，實際上是無效的擴展。

預防：在撰寫過程中，代理人在對獨權(quán)中一個技術(shù)特征進行上位概括后，即需要將說明書中對應的技術(shù)內(nèi)容進行擴展。同時，為了避免無效擴展，需要保證擴展內(nèi)容的完整性，即將擴展后的技術(shù)內(nèi)容替換掉說明書中對應被擴展的部分后，整個技術(shù)方案仍然能夠?qū)崿F(xiàn)。如例1中，在擴展了滑動操作后，還需要具體引申出，如何滑動可以分別觸發(fā)動作1、動作2和動作3，以可以完全替換點擊操作響應的部分，而與其他的技術(shù)特征結(jié)合形成一個完整的技術(shù)方案。

應對分兩種情況：（1）如果得不到支持的技術(shù)特征恰好是專利申請的主要創(chuàng)新點，能夠說服審查員的成功率比較低，往往需要將進一步限定的技術(shù)特征并入獨權(quán)中。（2）如果專利申請中包括有其他的主要創(chuàng)新點，例如，例1中的主要創(chuàng)新點在于后續(xù)目標設(shè)備的控制，在應對答復過程中，可以嘗試著對上位的技術(shù)特征進行拆分和弱化。拆分指的是將用戶的手勢拆分成點擊操作和滑動操作，并且重點論述點擊操作和滑動操作之間的共性，以及兩者共性即可以解決對應的技術(shù)問題。弱化指的是對該技術(shù)特征的創(chuàng)造性進行弱化，強調(diào)本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到可以采用其他方式的手勢，并且同時強化后續(xù)目標設(shè)備的控制的創(chuàng)造性。

2、從權(quán)中大部分均引用同一個從權(quán)

例2：權(quán)利要求1要求保護一個較大的范圍，而權(quán)利要求2則進行了比較下位的限定。在此之后，后續(xù)從權(quán)大部分引用權(quán)2。在這種情況下，權(quán)利要求2的技術(shù)特征很容易被認為是必要技術(shù)特征，而權(quán)利要求1相應也就得不到說明書支持。

預防：在權(quán)利要求布局中，盡量避免出現(xiàn)大多數(shù)從權(quán)引用同一個從權(quán)的情況。如果布局時，發(fā)現(xiàn)多個從權(quán)均需要基于一個在先的從權(quán)進行實現(xiàn)，則需要重新考慮，該從權(quán)中是否至少部分是必要技術(shù)特征。

應對分兩種情況：（1）不存在與權(quán)利要求2的技術(shù)方案并列的其他可行技術(shù)方案，則需要將權(quán)利要求2的技術(shù)特征并入獨權(quán)中。（2）存在并列的其他可行技術(shù)方案，對其他可行技術(shù)方案與權(quán)利要求2的技術(shù)方案之間的關(guān)聯(lián)性進行論述，強調(diào)從權(quán)利要求2的技術(shù)方案容易得到其他可行技術(shù)方案，以及尋找各個技術(shù)方案之間的共性，論述共性解決技術(shù)問題的能力。

3、獨權(quán)中僅要求保護組件產(chǎn)品的一個組件

例3：說明書中描述的是一個具有螺紋孔的墊塊和一個具有對應外螺紋的銷軸的組合，而獨權(quán)中僅要求保護墊塊，螺紋孔的部分有改進。在該種情況下，審查員很容易認為銷軸的外螺紋與螺紋孔的改進部分的相應技術(shù)特征也是必要技術(shù)特征。

預防：在撰寫時，遇到組件產(chǎn)品，如果不是要求保護整體產(chǎn)品組合后的形態(tài)，則需要單獨考慮每個組件的擴展可能性和單獨解決技術(shù)問題的能力。例如，對于例3，需要首先確定需要解決的技術(shù)問題，然后考慮該墊塊是否只能夠與此種銷軸組合使用，如果采用其他類型的插入件組合，是否也能夠解決對應的技術(shù)問題。建議多給出與其他類型的插入件組合的實施方式，并且結(jié)合技術(shù)問題論述該墊塊的技術(shù)效果的獨立性。

應對：與撰寫時思路相同，在應對答復時，需要將每個組件單獨來看，并且單獨論述各個組件實現(xiàn)技術(shù)效果的能力，著重論述墊塊單獨解決技術(shù)問題的能力，以及補充論述墊塊與其他類型的插入件結(jié)合的能力。

4、技術(shù)方案屬于冷門領(lǐng)域或新興領(lǐng)域，而獨權(quán)限定的技術(shù)內(nèi)容在其他領(lǐng)域已經(jīng)存在，但在該技術(shù)領(lǐng)域中尚無先例

對于一些比較冷門或新興的技術(shù)領(lǐng)域來說，一些在其他領(lǐng)域中已經(jīng)存在的技術(shù)手段在應用到該技術(shù)領(lǐng)域中時，往往能獲得意想不到的更好的效果，也是十分值得采用專利保護的。并且由于技術(shù)領(lǐng)域之間相差比較大，將這些技術(shù)手段轉(zhuǎn)用到該技術(shù)領(lǐng)域中時，往往也需要進行一些適應于該技術(shù)領(lǐng)域的變通和補強。

例4：權(quán)利要求1要求保護風力發(fā)電機的輪轂內(nèi)部的機械傳動結(jié)構(gòu)，具體地包括技術(shù)特征A+技術(shù)特征B，而技術(shù)特征A+ B的結(jié)構(gòu)可能在鼠標內(nèi)部的滾輪傳動結(jié)構(gòu)中已經(jīng)公開。但是由于鼠標和風力發(fā)電機的技術(shù)領(lǐng)域相差很大，審查員不會引用鼠標的對比文件來評述風力發(fā)電機的方案的創(chuàng)造性，反而傾向于提出從權(quán)或說明書中的技術(shù)特征C是必要技術(shù)特征的缺陷。該技術(shù)特征C一般是能夠區(qū)別于鼠標的滾輪傳動結(jié)構(gòu)的邊緣特征，例如，傳動結(jié)構(gòu)與風力機輪轂的固定方式、傳動結(jié)構(gòu)與風力機葉片的配合方式等等。

預防：在撰寫時，當代理人憑經(jīng)驗判斷一個結(jié)構(gòu)雖然在該技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)沒有，但其他領(lǐng)域中卻有類似時，需要特別注意，對機械傳動結(jié)構(gòu)與風力發(fā)電機的各個部分的配合關(guān)系進行可替換方案的有效擴展，并且論述技術(shù)特征A+B單獨解決技術(shù)問題的能力。

應對分兩種情況：（1）申請人需要保護的技術(shù)方案即為包含技術(shù)特征A+B的方案，則需要著重論述A+B結(jié)合后在風力發(fā)電機這一領(lǐng)域中的技術(shù)效果，即突出其對于風力發(fā)電機的性能的貢獻，例如，提高了風能轉(zhuǎn)化率、降低機艙內(nèi)溫度等等，另外，補充論述區(qū)別技術(shù)特征C的其他等同技術(shù)特征同樣可以解決對應的技術(shù)問題。（2）申請人需要保護的是將技術(shù)特征A+B與風力發(fā)電機配合的技術(shù)方案時，可以適當將其他技術(shù)特征并入獨權(quán)中，但是需要注意，需要甄別審查員指出的未寫入獨權(quán)的必要技術(shù)特征，僅選擇其中確實沒有替代方案的技術(shù)特征并入獨權(quán)中，避免過多的縮限。

三、結(jié)語

上面僅僅列舉了幾種權(quán)利要求得不到說明書支持的情況，在實踐中，還有很多其他的情況，例如數(shù)值范圍的過度上位、功能性限定得不到說明書支持等等。不管是哪一種情況，權(quán)利要求得不到說明書支持的預防和應對，都離不開代理人對于技術(shù)方案的敏感度和發(fā)明人的積極配合。代理人在實踐中可以多多積累，在撰寫時多與發(fā)明人溝通，進行并列技術(shù)方案的挖掘，在獨權(quán)中進行合理上位，以追求一個最大化且最合適的保護范圍。