作者：李玉鎖 合伙人、資深專利代理人

淺談美國專利申請重復授權(quán)

專利權(quán)是一種無形財產(chǎn)權(quán)，是發(fā)明人或其權(quán)利受讓人對特定的發(fā)明創(chuàng)造在一定期限內(nèi)依法享有的一種占有權(quán)。由于專利權(quán)具有獨占性這一主要特征，就要求對同一內(nèi)容的發(fā)明創(chuàng)造，只能授予一項專利權(quán)，即，禁止重復授權(quán)。

禁止重復授權(quán)原則是各國專利制度的基本原則，也是維持專利權(quán)穩(wěn)定的重要原則之一。美國作為世界上較早建立專利制度的國家之一，針對禁止重復授權(quán)原則，其不僅具有類似于其他國家的規(guī)定，還具有在其特有專利制度前提下獨特的規(guī)定。本文旨在對美國的禁止重復授權(quán)原則進行粗淺的探討。

重復授權(quán)原則試圖防止專利獨占權(quán)在專利期限之外的不合理擴展。從類型上分，美國專利重復授權(quán)主要具有兩種類型：法定重復授權(quán)（statutory double patenting）和非法定重復授權(quán)（nonstatutory double patenting）。所謂法定重復授權(quán)，顧名思義，因其源自美國專利法的規(guī)定，故稱為法定；而非法定重復授權(quán)，其并非源自美國專利法或?qū)嵤┘殑t，而是在美國MPEP（專利審查程序手冊）中對其進行了規(guī)定，故稱為非法定。下面將分別針對這兩種類型進行說明。

一、 法定重復授權(quán)（statutory double patenting）

? 法定重復授權(quán)的法律依據(jù)

法定重復授權(quán)的法律依據(jù)是美國專利法35 U.S.C. 101。

美國專利法35 U.S.C. 101規(guī)定了一項發(fā)明獲得專利的條件“任何人發(fā)明或發(fā)現(xiàn)任何新的且有用的方法、機器、產(chǎn)品或物質(zhì)的組分，或者其它任何新的且有用的改進，只要該發(fā)明或發(fā)現(xiàn)滿足本法的其他規(guī)定，就可以獲得一項專利（Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.）”。

根據(jù)該規(guī)定，針對相同主題，不允許授予兩項專利。否則，專利申請人將會收到基于法定重復授權(quán)的駁回。

? 法定重復授權(quán)的判斷準則

那么如何來判斷主題是否相同呢？美國MPEP 804 重復授權(quán)定義（Definition of Double Patenting）中給出判斷35 U.S.C. 101重復授權(quán)的一種可靠的測試方法，即，在不字面侵權(quán)專利中的對應權(quán)利要求的前提下，申請中的權(quán)利要求是否能被字面侵權(quán)（whether a claim in the application could be literally infringed without literally infringing a corresponding claim in the patent）。字面侵權(quán)是指被控侵權(quán)的產(chǎn)品或方法與某一專利的權(quán)利要求相比，被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法具備了權(quán)利要求中的每一個技術(shù)特征。

也就是說，如果在先專利與當前申請均被字面侵權(quán)，則當前申請存在重復授權(quán)問題；若在先專利沒有被字面侵權(quán)，而當前申請被字面侵權(quán)，或者在先專利被字面侵權(quán)，而當前申請沒有被字面侵權(quán)，則當前申請不存在重復授權(quán)問題。

? 法定重復授權(quán)的答復方式

針對35 U.S.C. 101的上述駁回，申請人可以針對指向同一發(fā)明的權(quán)利要求進行刪除或者修改，以使其與在先專利的權(quán)利要求不具有相同的范圍。需要注意的是，35 U.S.C. 101的駁回并不能通過提交terminal disclaimer（專利權(quán)終止聲明）而克服。

二、 非法定重復授權(quán)（nonstatutory double patenting）

? 非法定重復授權(quán)的法律依據(jù)

非法定重復授權(quán)的規(guī)定主要在美國MPEP 804 Definition of Double Patenting中給出?；诜欠ǘㄖ貜褪跈?quán)的駁回以公共政策(public policy)為基礎(chǔ)，基于司法創(chuàng)建理論(judicially created doctrine)，以防止專利權(quán)的排他權(quán)被不正當或不恰當?shù)匮娱L時間。

? 基于非法定重復授權(quán)駁回的適用條件：

（1）發(fā)生沖突的權(quán)利要求不相同（Not identical）；

（2）至少一個在審申請權(quán)利要求與參考權(quán)利要求沒有專利性差異（Not patentably distinct from each other），即，在審申請權(quán)利要求能被參考權(quán)利要求預見或相比于參考權(quán)利要求顯而易見。

? 非法定重復授權(quán)問題通常發(fā)生在：

（1）兩個或多個懸而未決（pending）的申請之間，稱為provisional nonstatutory double patenting；

（2）一個或多個懸而未決的申請與專利之間；

（3）被重審的專利與一個或多個申請和/或?qū)＠g。

此外，重復授權(quán)問題也可能在如下情況下提出：申請人提交了發(fā)明（utility）申請和植物專利的申請；或者申請人提交了發(fā)明申請和外觀專利的申請。一般來說，應用到發(fā)明-發(fā)明情況的重復授權(quán)原則和準則同樣可以應用到發(fā)明-植物或者發(fā)明-外觀的情況。在適當情況下，在發(fā)明-植物情況下也可能發(fā)生重復授權(quán)駁回。

但請注意，重復授權(quán)并不涉及尚未進入美國國家階段的國際申請。

? 非法定重復授權(quán)的答復方式

針對非法定重復授權(quán)駁回，審查員通常會要求申請人提交Terminal disclaimer。在提交Terminal disclaimer后，在審申請在被授予專利權(quán)之后，將在與先前專利相同的時間過期。通過這一方式，消除了后一專利授權(quán)對公眾造成的潛在損害，同時確保不將后一專利認定為現(xiàn)有技術(shù)。

此外，應注意的是，提交terminal disclaimer后的相關(guān)案件必須綁定在一起進行許可或出售。

當然，除了提交terminal disclaimer之外，申請人也可以通過修改和/或意見陳述的方式，力證在審申請權(quán)利要求相比于參考權(quán)利要求具有專利性差異。

? 示例

在評論非法定重復授權(quán)時，審查員通常會以表格或者文字的形式對先前申請或?qū)＠约霸趯徤暾埖臋?quán)利要求進行比對，然后認定二者的權(quán)利要求盡管不相同，但不具有專利性差異，進而觸發(fā)非法定重復授權(quán)駁回。

例如，申請B是專利A的繼續(xù)申請（CA），申請B的獨立權(quán)利要求在專利A的獨立權(quán)利要求的基礎(chǔ)上刪除其中一個特征，即，申請B相比于專利A的權(quán)利要求的保護范圍擴大。此時，審查員會認定申請B和專利A的權(quán)利要求不相同但二者不具有專利性差異，進而認定申請B屬于非法定重復授權(quán)駁回的情況。

彩蛋：上述示例中，申請B是專利A的繼續(xù)申請，因而申請B應享有專利A的申請日，即二者的申請日相同，那么還有必要再提交terminal disclaimer使申請B的專利到期日與專利A的到期日相同嗎？

答案是肯定的。這是因為美國專利保護期限的特殊性造成的。在美國，專利期限調(diào)整（PTA）和專利期限延長（PTE）制度會導致專利保護期限并不固定為20年。這樣，即使上述申請B和專利A擁有相同的申請日，也不能確保二者同一時間到期。所以，申請人有必要提交terminal disclaimer以使申請B的專利到期日與專利A的到期日相同。

結(jié)語：

美國專利制度歷史非常悠久，經(jīng)過長時間沉淀下來的專利法規(guī)繁冗復雜，各項法條規(guī)定之間又相互制約。希望本文能給讀者帶來有關(guān)美國專利申請重復授權(quán)的一點點啟發(fā)，進而獲得更多的處理能力和經(jīng)驗。