作者：朱悅 律師、專利代理人

現(xiàn)今，針對外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定一般采取以下步驟：第一步，確定外觀設(shè)計專利權(quán)的保護(hù)范圍；第二步，確定外觀設(shè)計專利產(chǎn)品與侵權(quán)產(chǎn)品是否屬于相同或者類似產(chǎn)品；第三步，將專利與被控侵權(quán)產(chǎn)品的外觀設(shè)計進(jìn)行比對，判斷是否相同或者近似。

即在外觀設(shè)計專利產(chǎn)品與被控侵權(quán)產(chǎn)品的外觀設(shè)計進(jìn)行比對前，應(yīng)首先審查被訴侵權(quán)產(chǎn)品與外觀設(shè)計專利產(chǎn)品是否屬于相同或者相近種類產(chǎn)品進(jìn)行認(rèn)定，如外觀設(shè)計專利產(chǎn)品與侵權(quán)產(chǎn)品不屬于相同或者類似產(chǎn)品，則無需再對產(chǎn)品的外觀進(jìn)行比對。本文僅就被訴侵權(quán)產(chǎn)品與外觀設(shè)計專利產(chǎn)品是否屬于相同或者相近種類產(chǎn)品的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，從法條、案例中總結(jié)、思考。

【專利法相關(guān)司法解釋及判定指南參考】

——根據(jù)外觀設(shè)計產(chǎn)品的用途，認(rèn)定產(chǎn)品種類是否相同或者相近，應(yīng)當(dāng)以外觀設(shè)計產(chǎn)品的功能、用途、使用環(huán)境為依據(jù)。確定產(chǎn)品的用途時，可以參考相關(guān)因素綜合確定：外觀設(shè)計的簡要說明、國際外觀設(shè)計分類表、產(chǎn)品的功能以及產(chǎn)品銷售、實際使用情況等因素。

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》：

第八條規(guī)定，在與外觀設(shè)計專利產(chǎn)品相同或者相近種類產(chǎn)品上，采用與授權(quán)外觀設(shè)計相同或者近似的外觀設(shè)計的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)設(shè)計落入專利法第五十九條第二款規(guī)定的外觀設(shè)計專利權(quán)的保護(hù)范圍。

第九條規(guī)定，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)外觀設(shè)計產(chǎn)品的用途，認(rèn)定產(chǎn)品種類是否相同或者相近。確定產(chǎn)品的用途，可以參考外觀設(shè)計的簡要說明、國際外觀設(shè)計分類表、產(chǎn)品的功能以及產(chǎn)品銷售、實際使用的情況等因素。

又參考北京市高級人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》：

第74條規(guī)定，在與外觀設(shè)計產(chǎn)品相同或者相近種類產(chǎn)品上，采用與授權(quán)外觀設(shè)計相同或者相近似外觀設(shè)計的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)外觀設(shè)計落入外觀設(shè)計專利的保護(hù)范圍。

第77條第一款規(guī)定，進(jìn)行外觀設(shè)計侵權(quán)判定，應(yīng)當(dāng)首先審查被訴侵權(quán)產(chǎn)品與外觀設(shè)計產(chǎn)品是否屬于相同或者相近種類產(chǎn)品。

第78條規(guī)定，認(rèn)定產(chǎn)品種類是否相同或者相近，應(yīng)當(dāng)以外觀設(shè)計產(chǎn)品的功能、用途、使用環(huán)境為依據(jù)。確定產(chǎn)品的用途時，可以按照下列順序參考相關(guān)因素綜合確定：外觀設(shè)計的簡要說明、國際外觀設(shè)計分類表、產(chǎn)品的功能以及產(chǎn)品銷售、實際使用情況等因素。如果外觀設(shè)計產(chǎn)品與被訴侵權(quán)外觀設(shè)計產(chǎn)品的功能、用途、使用環(huán)境沒有重疊，則外觀設(shè)計產(chǎn)品與被訴侵權(quán)產(chǎn)品不屬于相同或者相近類別產(chǎn)品。

【案例參考】

案例一：最高人民法院第（2013）民申字第1658號案件的參考

——1.《國際外觀設(shè)計分類表》僅是判斷產(chǎn)品種類的參考因素之一，并不是作為確定產(chǎn)品種類的唯一依據(jù)。確定產(chǎn)品種類相同或相近的依據(jù)是產(chǎn)品是否具有相同或相近似的用途，而產(chǎn)品銷售、實際使用的情況是認(rèn)定用途的參考因素。

2. 如被訴侵權(quán)產(chǎn)品有多種用途，而其用途之一與涉案專利產(chǎn)品具有相同，則可認(rèn)為訴侵權(quán)產(chǎn)品與涉案外觀設(shè)計專利產(chǎn)品種類相近。

本案涉及的是拼盤工藝品外觀設(shè)計專利和果凍之間的糾紛，在該案的民事裁定書中指出：

《國際外觀設(shè)計分類表》是專利管理部門對外觀設(shè)計專利申請文件和文獻(xiàn)資料進(jìn)行管理的工具，僅是判斷產(chǎn)品種類的參考因素之一，并不是作為確定產(chǎn)品種類的唯一依據(jù)。確定產(chǎn)品種類相同或相近的依據(jù)是產(chǎn)品是否具有相同或相近似的用途，而產(chǎn)品銷售、實際使用的情況是認(rèn)定用途的參考因素。

……

根據(jù)產(chǎn)品實際使用情況，被訴侵權(quán)產(chǎn)品除供食用外，消費者購買后也可以將其作為貢品和擺設(shè)，達(dá)到裝飾的效果。盡管被訴侵權(quán)產(chǎn)品的果實中盛裝了果凍，具有食用的功能，但由于其與涉案專利產(chǎn)品具有相同的裝飾用途，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第九條規(guī)定，被訴侵權(quán)產(chǎn)品與涉案外觀設(shè)計專利產(chǎn)品種類相近。

……

確定是否屬于相同或相近種類產(chǎn)品的依據(jù)是產(chǎn)品是否具有相同或相近的用途，盡管涉案外觀設(shè)計專利產(chǎn)品的類別是《國際外觀設(shè)計分類表》第11類裝飾類中的“11-02”，但并不意味著其他具有裝飾用途的產(chǎn)品不屬于涉案專利相近種類的產(chǎn)品。

……

案例二：江蘇省高級人民法院第（2015）蘇知民終字第00209號案件的參考

——考慮被訴產(chǎn)品與涉案專利產(chǎn)品的類別是否相近，除考慮其產(chǎn)品本身的類別是否相同或相近外，還可以考慮該包裝盒中盛裝的產(chǎn)品在產(chǎn)品功能、消費群體、銷售渠道方面是否存在部分重疊。

本案涉及包裝盒外觀設(shè)計專利，該案的民事判決書中指出：

一審法院（江蘇省南京市中級人民法院）認(rèn)為，澳特舒爾公司ZL20103015××××.7號外觀設(shè)計專利產(chǎn)品與被訴產(chǎn)品均為固體飲料，均起到所謂排毒、美體的保健功效，因此應(yīng)屬于相近種類的產(chǎn)品。二審法院認(rèn)為，根據(jù)我國法律、司法解釋對外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定所確定的規(guī)則，確定外觀設(shè)計專利權(quán)的保護(hù)范圍，既要判斷被訴產(chǎn)品與專利產(chǎn)品種類是否相同或者相近，還要判斷被訴外觀與專利外觀設(shè)計是否相同或者近似。根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴產(chǎn)品外觀已經(jīng)落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍。具體理由如下：

首先，被訴產(chǎn)品的外包裝與涉案專利均為包裝盒，且被訴產(chǎn)品與涉案專利產(chǎn)品類別相近。本案中，涉案專利所包裝的是減肥茶產(chǎn)品，而被訴產(chǎn)品是果蔬綜合酵素，兩者雖非相同產(chǎn)品，但九草堂公司的宣傳資料顯示，果蔬綜合酵素具有清腸排毒美體之功效，與具有消減肥胖美體作用的減肥茶同屬于保健類食品，因而在產(chǎn)品功能、消費群體、銷售渠道方面明顯存在部分重疊，選擇減肥茶的一般消費者存在同時選擇果蔬綜合酵素的較大可能性，故應(yīng)當(dāng)認(rèn)定兩者屬種類相近的產(chǎn)品。

其次，被訴產(chǎn)品外觀與涉案專利構(gòu)成近似。……

案例三：廣東省高級人民法院第（2017）粵民終128號案件的參考

——1.《國際外觀設(shè)計分類表》可以作為判定產(chǎn)品是否相同或相近的依據(jù)之一。

2. 從具體產(chǎn)品的銷售情況分析，一個完整的產(chǎn)品與構(gòu)成該產(chǎn)品的零部件之間一般屬于相近種類的產(chǎn)品。

本案涉及燈飾配件外觀設(shè)計專利，該案的民事判決書中指出：

二審法院認(rèn)為，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第八條、第九條規(guī)定，“在與外觀設(shè)計專利產(chǎn)品相同或者相近種類產(chǎn)品上，采用與授權(quán)外觀設(shè)計相同或者近似的外觀設(shè)計的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)設(shè)計落入專利法第五十九條第二款規(guī)定的外觀設(shè)計專利權(quán)的保護(hù)范圍。人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)外觀設(shè)計產(chǎn)品的用途，認(rèn)定產(chǎn)品種類是否相同或者相近。確定產(chǎn)品的用途，可以參考外觀設(shè)計的簡要說明、國際外觀設(shè)計分類表、產(chǎn)品的功能以及產(chǎn)品銷售、實際使用的情況等因素?！?

……

根據(jù)上述規(guī)定，承載外觀設(shè)計的不同產(chǎn)品的種類相同或者相近是比較兩個外觀設(shè)計是否相同相近似的前提條件，若兩者產(chǎn)品種類不相同也不相近，則不存在外觀設(shè)計比較的基礎(chǔ)；相反，若兩者產(chǎn)品種類相同或者相近，則可以直接進(jìn)行外觀設(shè)計相同相近似的比較。對本案而言，被訴侵權(quán)產(chǎn)品為燈飾產(chǎn)品，涉案專利為燈飾配件。首先，涉案專利的分類號為LOC(10)CI26-05，根據(jù)國際外觀設(shè)計分類表記載，該類別包括“燈、落地?zé)簟?biāo)準(zhǔn)燈、枝形吊燈、墻壁和天花板裝置、燈罩、反光罩、攝影和電影投光燈”，涉案專利與被訴侵權(quán)產(chǎn)品為相同種類的產(chǎn)品。其次，從一般消費者的角度看，一個完整的產(chǎn)品與構(gòu)成該產(chǎn)品的零部件之間一般屬于相近種類的產(chǎn)品。本院綜合考慮上述因素，認(rèn)定被訴侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利的產(chǎn)品種類相近，存在外觀設(shè)計相同相近似比較的基礎(chǔ)，可以將其與涉案專利進(jìn)行比對。

……

案例四：廣東省高級人民法院第（2017）粵民終862號案件的參考

——產(chǎn)品的外殼屬于該產(chǎn)品的零部件，如果在對該外殼裝上元器件后外形不會發(fā)生變化的情況下，這個完整的產(chǎn)品與構(gòu)成該產(chǎn)品的零部件之間屬于相近種類的產(chǎn)品，可以直接將二者的外觀設(shè)計進(jìn)行比較。

本案涉及音箱外觀設(shè)計專利，該案的民事判決書中指出：

一審法院（廣州知識產(chǎn)權(quán)法院）認(rèn)為，本案中，合匯鑫通公司專利為音箱外觀，其專利的視覺效果完全由其外殼體現(xiàn)，而被訴侵權(quán)產(chǎn)品為金屬外殼，屬于構(gòu)成音箱的零部件，即使裝上內(nèi)部元器件后外形也不會發(fā)生變化，因此兩者屬于相近種類的產(chǎn)品，可以進(jìn)行比對。

……

根據(jù)專利法的規(guī)定，承載外觀設(shè)計的不同產(chǎn)品的種類相同或者相近是比較兩個外觀設(shè)計是否相同相近似的前提條件，若二者產(chǎn)品種類不相同也不相近，則不存在外觀設(shè)計比較的基礎(chǔ)。相反，若二者產(chǎn)品種類相同或者相近，則可以直接進(jìn)行外觀設(shè)計相同相近似的比較。一個完整的產(chǎn)品與構(gòu)成該產(chǎn)品的零部件之間屬于相近種類的產(chǎn)品，可以直接將二者的外觀設(shè)計進(jìn)行比較。本案中，上訴人安途精密公司是生產(chǎn)五金塑膠制品的廠家，其生產(chǎn)了被訴侵權(quán)產(chǎn)品音箱外殼。該音箱外殼是構(gòu)成本案專利產(chǎn)品音箱的零部件，因此，二者的產(chǎn)品種類相近，可就外觀設(shè)計相同相近似進(jìn)行比較。從涉案專利“音箱”外觀設(shè)計專利圖片可知，該專利的視覺效果完全由其外殼體現(xiàn)。而本案被訴產(chǎn)品“音箱外殼”完整，即使裝上其他零部件后其外形也不會發(fā)生改變。故可以將其與涉案專利進(jìn)行比對。

……

案例五：上海知識產(chǎn)權(quán)法院第（2017）滬73民初60號案件的參考

——結(jié)合《國際外觀設(shè)計分類表》、產(chǎn)品的功能、銷售及實際使用，可以判定被控侵權(quán)產(chǎn)品與專利產(chǎn)品的種類相近。

本案涉及輪胎外觀設(shè)計專利，該案的民事判決書中指出：

本院經(jīng)查，被控侵權(quán)產(chǎn)品是電動自行車輪胎，原告專利產(chǎn)品類別為12-15，對比國際外觀設(shè)計分類表為車輛輪胎和防滑鏈，簡要說明記載產(chǎn)品用途為機(jī)動車車輪。結(jié)合兩者在產(chǎn)品的功能、銷售及實際使用方面有相近的因素，應(yīng)認(rèn)定兩者產(chǎn)品種類相近。

……

【總結(jié)】

上述五個案例分別來自最高院、江蘇省、廣東省、上海市，在認(rèn)定涉案專利與被控侵權(quán)產(chǎn)品的種類是否相同或者相近時，應(yīng)當(dāng)以外觀設(shè)計產(chǎn)品的功能、用途、使用環(huán)境為依據(jù)的基礎(chǔ)性原則上，上述各判例也對“產(chǎn)品的功能、用途、使用環(huán)境”作了更一步的說明，比如：

1. 在案例一和二中認(rèn)為，當(dāng)涉案專利與被控侵權(quán)產(chǎn)品在產(chǎn)品功能、消費群體、銷售渠道方面存在部分重疊時，就能認(rèn)定被訴產(chǎn)品與涉案專利產(chǎn)品的類別相同或相近。

2. 案例二認(rèn)為，例如像包裝盒這樣名稱外延較廣的專利產(chǎn)品，還可以結(jié)合其內(nèi)部盛裝的產(chǎn)品在產(chǎn)品功能、消費群體、銷售渠道等方面的情況進(jìn)行具體分析是否存在重疊。

3. 結(jié)合案例一和三，《國際外觀設(shè)計分類表》可作為認(rèn)定被訴產(chǎn)品與涉案專利產(chǎn)品的類別相同或相近的因素之一，但不能作為唯一依據(jù)。

4. 結(jié)合案例三和四，從具體產(chǎn)品的銷售情況分析，一個完整的產(chǎn)品與構(gòu)成該產(chǎn)品的零部件之間可能屬于相近種類的產(chǎn)品，可以直接將二者的外觀設(shè)計進(jìn)行比較。

通過上述總結(jié)，筆者認(rèn)為，外觀設(shè)計專利權(quán)人如何更好地保護(hù)自己的專利，除從其外觀設(shè)計產(chǎn)品的實際功能、用途、使用環(huán)境為依托外，在遞交外觀設(shè)計專利申請時，也需要注意如下問題：

1. 如何撰寫外觀設(shè)計的簡要說明

《中華人民共和國專利法實施細(xì)則》第二十八條規(guī)定，外觀設(shè)計的簡要說明應(yīng)當(dāng)寫明外觀設(shè)計產(chǎn)品的名稱、用途，外觀設(shè)計的設(shè)計要點，并指定一幅最能表明設(shè)計要點的圖片或者照片。省略視圖或者請求保護(hù)色彩的，應(yīng)當(dāng)在簡要說明中寫明。其中，簡要說明中的“用途”決定了外觀設(shè)計的分類，并且現(xiàn)代社會中，工業(yè)產(chǎn)品的跨界用途很多，比如有些沙發(fā)本身就是裝飾藝術(shù)品、有些照明設(shè)備與家具功能重疊等。在專利申請時，都應(yīng)盡量把能考慮到的用途寫入簡要說明中，以擴(kuò)大專利產(chǎn)品的用途。

例如，專利號為201430259939.0的“組合容器”的用途為：“本產(chǎn)品可用于盛裝食物，亦可作為調(diào)味碟、蠟燭臺、煙灰缸使用。”雖然在其專利權(quán)公告文本中，國際分類號歸類于26-01（燭臺），但從其用途看，該專利產(chǎn)品涵蓋了07-01（碟子）、26-01（燭臺）、27-03（煙灰缸）三大類別。這在今后可能產(chǎn)生的侵權(quán)糾紛中，專利權(quán)人已為自己爭取了更寬廣的空間。

2. 關(guān)于使用外觀設(shè)計產(chǎn)品所屬類別

《中華人民共和國專利法實施細(xì)則》第四十七條規(guī)定，申請人寫明使用外觀設(shè)計的產(chǎn)品及其所屬類別的，應(yīng)當(dāng)使用國務(wù)院專利行政部門公布的外觀設(shè)計產(chǎn)品分類表。未寫明使用外觀設(shè)計的產(chǎn)品所屬類別或者所寫的類別不確切的，國務(wù)院專利行政部門可以予以補充或者修改。

雖然有此細(xì)則規(guī)定，但在筆者的實操中，從未在申請外觀設(shè)計時向?qū)＠痔峤划a(chǎn)品所屬類別的說明，也從未收到就此事要求筆者補充或者修改專利申請文件的通知書。在查看外觀專利申請文件后，筆者發(fā)現(xiàn)僅在《外觀設(shè)計專利請求書》的填表說明中寫道：“本表第6欄使用外觀設(shè)計的產(chǎn)品名稱應(yīng)當(dāng)與外觀設(shè)計圖片或者照片中表示的外觀設(shè)計相符合，準(zhǔn)確、簡明地表明要求保護(hù)的產(chǎn)品的外觀設(shè)計。產(chǎn)品名稱一般應(yīng)當(dāng)符合國際外觀設(shè)計分類表中小類列舉的名稱。產(chǎn)品名稱一般不得超過20個字?！钡壳?，專利局就產(chǎn)品名稱的審查尺度并不如其要求般嚴(yán)格，如上文提到的“組合容器”專利名稱雖為非標(biāo)準(zhǔn)名稱，但亦通過專利審查。

因此，以實操現(xiàn)狀看，雖然在專利申請時未實際要求申請人寫明其產(chǎn)品所屬類別，但一旦這一規(guī)定落地執(zhí)行，對申請人來說，如何選擇其產(chǎn)品的所屬類別，著實需要推敲一番。