作者：崔香丹 資深專利代理人

根據(jù)最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定第十七條第二款規(guī)定：“等同特征是指與所記載的技術(shù)特征相比，以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠聯(lián)想到的特征?！?

在一件專利文件中，專利權(quán)的保護(hù)范圍不僅包括權(quán)利要求所記載的必要技術(shù)特征，還包括與該必要技術(shù)特征實質(zhì)上等同的技術(shù)特征。也就是說，即使被控產(chǎn)品或者方法從權(quán)利要求的字面意義上看不構(gòu)成侵權(quán)，但如果該產(chǎn)品或者方法與權(quán)利要求記載的技術(shù)方案在實質(zhì)上相同，也構(gòu)成侵權(quán)。

那么，專利申請時明確排除的技術(shù)特征，能否以技術(shù)特征等同為由在侵權(quán)判斷時重新納入專利權(quán)的保護(hù)范圍呢？

通過以下案例，我們可以得出答案。

發(fā)明名稱為“防粘連自動排氣閥”的實用新型專利（即本案專利）中，殼體底部有進(jìn)水口，進(jìn)水口上有進(jìn)水套，其特征之一在于，進(jìn)水套的上表面呈錐面。本案專利說明書同時載明，進(jìn)水套的錐面與浮球為線接觸，因此不會產(chǎn)生腐蝕，由此防止因腐蝕造成的銹塊粘連，避免了跑水事故的發(fā)生。而被訴侵權(quán)產(chǎn)品中，進(jìn)水套上表面呈平面。

經(jīng)對比，各方當(dāng)事人對于被訴侵權(quán)產(chǎn)品的進(jìn)水套上表面呈平面，且區(qū)別于本案專利上表面為錐面的技術(shù)特征均無異議。一審法院認(rèn)為，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的進(jìn)水套上表面呈平面的技術(shù)特征，與本案專利進(jìn)水套的上表面呈錐面的技術(shù)特征構(gòu)成等同，侵害了本案專利權(quán)。

該案在二審法院審理時，法院認(rèn)為，本案專利將進(jìn)水套上表面限定“錐面”，顯然認(rèn)為進(jìn)水套上表面呈“平面”無法達(dá)到其發(fā)明目的，或者“錐面”具有更先進(jìn)的功能和效果，故“進(jìn)水套上表面呈平面”這一常規(guī)技術(shù)手段應(yīng)當(dāng)被排除在本案專利的保護(hù)范圍之外，被訴侵權(quán)產(chǎn)品并未落入本案專利權(quán)的保護(hù)范圍，不構(gòu)成專利侵權(quán)。

本案專利權(quán)人不服，向最高人民法院申請了再審。

最高人民法院認(rèn)為，本案爭議焦點為：“進(jìn)水套的上表面為平面”和“進(jìn)水套的上表面為錐面”是否構(gòu)成等同的技術(shù)特征，被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍。

本案中，本案專利在權(quán)利要求1和說明書中均記載：進(jìn)水套的上表面呈錐面。這表明，專利權(quán)人在申請涉案專利時將其要保護(hù)的技術(shù)方案限定為“錐面”，而不是“平面”，而錐面或平面均是涉案專利申請時，該領(lǐng)域普通技術(shù)人員普遍知曉的技術(shù)方案，因此，專利權(quán)人將權(quán)利要求中該技術(shù)特征限定為錐面是將平面排除在涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍之外。鑒此，在侵權(quán)判定時，不能將技術(shù)特征“錐面”擴(kuò)張到“平面”予以保護(hù)，否則，將有損社會公眾對專利權(quán)保護(hù)范圍確定性和可預(yù)見性的信賴，從而損害社會公眾的利益，動搖專利制度的基石。故本案中，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征與涉案專利權(quán)利要求記載的技術(shù)特征相比，并未構(gòu)成等同的技術(shù)特征，被訴侵權(quán)產(chǎn)品未落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍。

上述案例告訴我們，專利申請時已經(jīng)明確排除的技術(shù)方案，不能以技術(shù)特征等同為由在侵權(quán)判斷時重新納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。而且，等同原則的適用需要兼顧專利權(quán)人和社會公眾的利益，須考慮專利申請與專利侵權(quán)時的技術(shù)發(fā)展水平，合理界定專利權(quán)的保護(hù)范圍。