作者：姚南 知識(shí)產(chǎn)權(quán)分析師

新的美國(guó)發(fā)明法案（America Invents Act, AIA）2011年9月16日由時(shí)任總統(tǒng)奧巴馬簽署，其中的一些內(nèi)容直接生效。更多的法案內(nèi)容，例如授權(quán)后程序，在一年后的2012年9月16日生效。最重要的內(nèi)容，“先申請(qǐng)制”在2013年3月16日生效。與大多數(shù)國(guó)家不一樣，在這之前，美國(guó)專利法采取“先發(fā)明制”，即先發(fā)明者有權(quán)優(yōu)先獲取專利授權(quán)。其中的體現(xiàn)包括第102條款內(nèi)容的改變。下文對(duì)新舊102條款內(nèi)容做了簡(jiǎn)要介紹。在下文中，舊美國(guó)專利法中的102條款用pre-AIA 102表示，新美國(guó)專利法中的102條款用AIA 102表示。

一、舊美國(guó)發(fā)明法案中的102條款

Pre-AIA 102條款包括pre-AIA 102(a)~(g)七條。審查員可以基于pre-AIA 102(a)~(g)中的任一條判斷是否可以授予美國(guó)專利申請(qǐng)專利權(quán)。其內(nèi)容分別如下：

1.Pre-AIA 102(a)：在美國(guó)專利申請(qǐng)的發(fā)明日以前，如果該申請(qǐng)的發(fā)明內(nèi)容（實(shí)質(zhì)上是權(quán)利要求內(nèi)容，下同）被全球被其他人的專利或印刷出版物披露，或在美國(guó)被其他人知道或使用，則不授予該申請(qǐng)專利權(quán)。

2.Pre-AIA 102(b)：在美國(guó)專利申請(qǐng)的申請(qǐng)日一年以前，如果該申請(qǐng)的發(fā)明內(nèi)容被全球范圍內(nèi)的印刷出版物披露，或在美國(guó)境內(nèi)被公開(kāi)使用或銷售，則不授予該申請(qǐng)專利權(quán)。

Pre-AIA 102(a)和pre-AIA 102(b)分別限定了什么可以作為現(xiàn)有技術(shù)，兩者看上去相似，但是有很多不同。Pre-AIA 102(a)限定了披露、知道或使用的主體是“其他人”，而pre-AIA 102(b)則沒(méi)有對(duì)主體作限定。在pre-AIA 102(b)下，即使發(fā)明人自己的披露行為也會(huì)構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)，也有可能導(dǎo)致無(wú)法獲得專利授權(quán)。Pre-AIA 102(b)是一年寬限期的體現(xiàn)，即在公開(kāi)發(fā)明內(nèi)容后，發(fā)明人有一年的時(shí)間決定是否進(jìn)行專利申請(qǐng)。兩者對(duì)印刷出版物沒(méi)有地域限制，而對(duì)“知道或使用”，或“公開(kāi)使用或銷售”，都限制在了美國(guó)境內(nèi)。

兩者還有有效日期的不同，有效日期之前的披露才可以作為現(xiàn)有技術(shù)。這里將印刷出版物、知道、使用、公開(kāi)使用或銷售等統(tǒng)稱為披露。Pre-AIA 102(a)中有效日期是發(fā)明日，而Pre-AIA 102(b)中有效日期是申請(qǐng)日前一年。在美國(guó)專利法中，發(fā)明日和申請(qǐng)日可以是不同的。發(fā)明日由美國(guó)專利法和專利判例限定，是由構(gòu)思（conception）、付諸實(shí)施（reduction to practice）和兩者之間的勤勉（diligence）確定，一般會(huì)早于申請(qǐng)日，而最晚，是申請(qǐng)日。后面的幾條內(nèi)容也涉及發(fā)明日，這說(shuō)明美國(guó)以前的審查體系是“先發(fā)明制”。

3.Pre-AIA 102(c)：如果發(fā)明人公開(kāi)陳述過(guò)放棄發(fā)明，則發(fā)明人不能被授予該發(fā)明的申請(qǐng)的專利權(quán)。實(shí)踐中這一條從未被使用過(guò)。

4.Pre-AIA 102(d)：在美國(guó)專利申請(qǐng)的申請(qǐng)日一年以前，在其他國(guó)家就同樣的發(fā)明內(nèi)容進(jìn)行了專利申請(qǐng)，并在美國(guó)申請(qǐng)日以前該非美國(guó)專利申請(qǐng)獲得授權(quán)，則不授予該申請(qǐng)專利權(quán)。

5.Pre-AIA 102(e)：對(duì)于一件美國(guó)專利申請(qǐng)，如果其發(fā)明內(nèi)容被其他人的公開(kāi)的美國(guó)授權(quán)專利、美國(guó)專利申請(qǐng)或PCT申請(qǐng)（以下統(tǒng)稱“A公開(kāi)”）披露，而且A公開(kāi)的申請(qǐng)日在該美國(guó)專利申請(qǐng)的發(fā)明日之前，則不授予該申請(qǐng)專利權(quán)。其中，對(duì)于PCT申請(qǐng)，還應(yīng)滿足：國(guó)際申請(qǐng)日在2000年11月29日之后、指定美國(guó)和英文公開(kāi)。

與pre-AIA 102(a)一樣，pre-AIA 102(e)也限定了“其他人”和有效日期是美國(guó)專利申請(qǐng)的發(fā)明日。在pre-AIA 102(a)或pre-AIA 102(b)中，若一件公開(kāi)的專利申請(qǐng)要成為現(xiàn)有技術(shù)，需要其公開(kāi)日在美國(guó)專利申請(qǐng)的有效日期之前（發(fā)明日前、申請(qǐng)日一年之前）；而在pre-AIA 102(e)中，A公開(kāi)的申請(qǐng)日在美國(guó)專利申請(qǐng)發(fā)明日之前便可以作為現(xiàn)有技術(shù)。

圖1pre-AIA 102(a)、pre-AIA 102(b)和pre-AIA 102(e)內(nèi)容圖例

Pre-AIA 102(a)、pre-AIA 102(b)和pre-AIA 102(e)是審查專利或無(wú)效專利時(shí)常引用的內(nèi)容，上圖表明了三者之間的關(guān)系和區(qū)別。以公開(kāi)出版物或公開(kāi)的申請(qǐng)為例，在pre-AIA 102(a)中，發(fā)明日前的其他人的公開(kāi)可以作為現(xiàn)有技術(shù)；在pre-AIA 102(b)中，申請(qǐng)日一年以前的任何人的公開(kāi)可以作為現(xiàn)有技術(shù)；在pre-AIA 102(e)中，申請(qǐng)日在發(fā)明日之前的其他人的公開(kāi)的申請(qǐng)（即，A公開(kāi)）可以作為現(xiàn)有技術(shù)。在圖中pre-AIA 102(e)的時(shí)間軸上，有兩個(gè)申請(qǐng)日，最左邊的申請(qǐng)日是現(xiàn)有技術(shù)的申請(qǐng)日，而右邊的發(fā)明日和申請(qǐng)日是審查中的美國(guó)專利申請(qǐng)的發(fā)明日和申請(qǐng)日。

6.Pre-AIA 102(f)：對(duì)于一件美國(guó)專利申請(qǐng)，如果發(fā)明人不是該發(fā)明的真正發(fā)明人，則不授予該申請(qǐng)專利權(quán)。

7.Pre-AIA 102(g)：若在同一天遞交的兩件美國(guó)專利申請(qǐng)具有同樣的發(fā)明內(nèi)容，美國(guó)專利局會(huì)確定哪個(gè)發(fā)明人較早地做出了發(fā)明，而且沒(méi)有放棄、廢止或隱藏該發(fā)明，則對(duì)該發(fā)明人的專利申請(qǐng)授予專利權(quán)。這也是美國(guó)先前執(zhí)行“先發(fā)明制”審查體系的體現(xiàn)。

二、新美國(guó)發(fā)明法案中的102條款

新102條款包括四條：AIA 102(a)~AIA 102(e)。AIA 102(a)規(guī)定了什么是現(xiàn)有技術(shù)；AIA 102(b)規(guī)定了AIA 102(a)中確定的現(xiàn)有技術(shù)的例外；AIA 102(c)規(guī)定了什么是共同擁有；AIA 102(d)規(guī)定了什么是有效申請(qǐng)日。在AIA 102中，不用再考慮發(fā)明日，而只用考慮有效申請(qǐng)日；還去除了pre-AIA 102中銷售或公開(kāi)使用等公開(kāi)披露的地域限制，滿足條件的世界范圍內(nèi)的公開(kāi)披露都可以作為現(xiàn)有技術(shù)。

1. AIA 102(a)包括如下兩點(diǎn)：

1.1 AIA 102(a)(1)：對(duì)于一件美國(guó)專利申請(qǐng)，在其有效申請(qǐng)日之前，若其發(fā)明內(nèi)容被專利或印刷出版物披露、被公開(kāi)使用、被銷售或通過(guò)其他方式為公眾所知，則該美國(guó)專利申請(qǐng)不能被授予專利權(quán)。

1.2 AIA 102(a)(2)：對(duì)于一件美國(guó)專利申請(qǐng)，若其發(fā)明內(nèi)被其他人的美國(guó)專利、公開(kāi)的美國(guó)專利申請(qǐng)或公開(kāi)的PCT申請(qǐng)（以下統(tǒng)稱“B公開(kāi)”）公開(kāi)，并B公開(kāi)的有效申請(qǐng)日在該美國(guó)專利申請(qǐng)的有效申請(qǐng)日之前，則不授予該申請(qǐng)專利權(quán)。對(duì)于公開(kāi)的PCT申請(qǐng)，僅需其指定美國(guó)，沒(méi)有申請(qǐng)日和公開(kāi)語(yǔ)言限制。

2. AIA 102(b)規(guī)定了AIA 102(a)條件下現(xiàn)有技術(shù)的例外。即，對(duì)于一件美國(guó)申請(qǐng)，滿足AIA 102(a)條件的披露若同時(shí)也滿足AIA 102(b)，則該披露不成為該美國(guó)專利申請(qǐng)的現(xiàn)有技術(shù)。這里，將被專利或印刷出版物披露、被公開(kāi)使用、被銷售或通過(guò)其他方式為公眾所知統(tǒng)稱為披露。AIA 102(b)與pre-AIA 102(b)相似，實(shí)質(zhì)上是規(guī)定了在一年寬限期內(nèi)，發(fā)明人自己或關(guān)聯(lián)方的公開(kāi)披露不應(yīng)成為發(fā)明人的專利申請(qǐng)的現(xiàn)有技術(shù)。但AIA 102(b)考慮的是美國(guó)專利申請(qǐng)和現(xiàn)有技術(shù)的有效申請(qǐng)日。有效申請(qǐng)日可見(jiàn)下文AIA 102(d)的描述。

2.1 AIA 102(a)(1)下現(xiàn)有技術(shù)的例外：AIA 102(b)(1)，包括兩點(diǎn)：

AIA 102(b)(1)(A)：滿足AIA 102(a)(1)條件的披露，若其披露時(shí)間在該美國(guó)申請(qǐng)的有效申請(qǐng)日前一年以內(nèi)，而且被發(fā)明人、共同發(fā)明人或其他人披露。而且其他人是直接或間接從該發(fā)明人或共同發(fā)明人處獲得該披露內(nèi)容（下同）。則該披露不成為該美國(guó)申請(qǐng)的現(xiàn)有技術(shù)。

AIA 102(b)(1)(B)：滿足AIA 102(a)(1)條件的披露，該披露由第三方做出，但是在披露的披露時(shí)間前和一年寬限期內(nèi)，發(fā)明人、共同發(fā)明人或其他人已做出過(guò)該披露。則該披露不成為該美國(guó)申請(qǐng)的現(xiàn)有技術(shù)。

2.2 AIA 102(a)(2)下現(xiàn)有技術(shù)的例外：AIA 102(b)(2)，包括三點(diǎn)：

AIA 102(b)(2)(A)：滿足AIA 102(a)(2)條件的B公開(kāi)，若其內(nèi)容是直接或間接從發(fā)明人、共同發(fā)明人或其他人處獲得。則該B公開(kāi)不成為該美國(guó)申請(qǐng)的現(xiàn)有技術(shù)。

AIA 102(b)(2)(B)：滿足AIA 102(a)(2)條件的B公開(kāi)，若在B公開(kāi)的有效申請(qǐng)日之前和一年寬限期內(nèi)，B公開(kāi)的內(nèi)容已被發(fā)明人、共同發(fā)明人或其他人披露。則該B公開(kāi)不成為該美國(guó)申請(qǐng)的現(xiàn)有技術(shù)。

AIA 102(b)(2)(C)：滿足AIA 102(a)(2)條件的B公開(kāi)，在美國(guó)專利申請(qǐng)的有效申請(qǐng)日之前，若B公開(kāi)與美國(guó)專利申請(qǐng)被共同擁有，則B公開(kāi)不成為該美國(guó)申請(qǐng)的現(xiàn)有技術(shù)。共同擁有可見(jiàn)下文AIA 102(c)的描述。

AIA 102(a)和AIA 102(b)及其他相關(guān)內(nèi)容的框架和相互關(guān)系可見(jiàn)如下的表1。

表1 AIA 102(a)和AIA 102(b)內(nèi)容示意

3.AIA 102(c)：規(guī)定了發(fā)明內(nèi)容在合作研究協(xié)議下的共同擁有，共同擁有需滿足下述三個(gè)條件：（1）B公開(kāi)披露的內(nèi)容和美國(guó)專利申請(qǐng)的發(fā)明內(nèi)容是由一個(gè)合作研究協(xié)議的參與方完成而且該合作研究協(xié)議在美國(guó)專利申請(qǐng)的有效申請(qǐng)日或之前已生效；（2）美國(guó)專利申請(qǐng)的發(fā)明內(nèi)容是該合作研究協(xié)議的范圍內(nèi)采取的研究活動(dòng)的結(jié)果；（3）美國(guó)專利申請(qǐng)必須披露該合作研究協(xié)議的參與方的名字。

4.AIA 102(d)：規(guī)定了有效申請(qǐng)日。對(duì)于美國(guó)專利申請(qǐng)，若其沒(méi)有優(yōu)先權(quán)，則有效申請(qǐng)日是其實(shí)際申請(qǐng)日；若有優(yōu)先權(quán)，則其有效申請(qǐng)日是優(yōu)先權(quán)日。對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)，首先需要求其是授權(quán)美國(guó)專利、公開(kāi)的美國(guó)專利申請(qǐng)、公開(kāi)的PCT申請(qǐng)（指定美國(guó)），即B公開(kāi)。若B公開(kāi)沒(méi)有優(yōu)先權(quán)，則其有效申請(qǐng)日是實(shí)際申請(qǐng)日；若B公開(kāi)有優(yōu)先權(quán)，則其有效申請(qǐng)日是優(yōu)先權(quán)日。這里，B公開(kāi)對(duì)應(yīng)的美國(guó)申請(qǐng)或PCT申請(qǐng)的申請(qǐng)時(shí)間不需要在2013年3月16日之后。

例如，作為現(xiàn)有技術(shù)，一件公開(kāi)的美國(guó)專利申請(qǐng)，其要求了中國(guó)申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，則該美國(guó)專利申請(qǐng)的有效申請(qǐng)日是中國(guó)申請(qǐng)的申請(qǐng)日。再例如，一件公開(kāi)的中國(guó)專利申請(qǐng)，若其未作為優(yōu)先權(quán)在美國(guó)申請(qǐng)并公開(kāi)或進(jìn)行了PCT申請(qǐng)并公開(kāi)，則該中國(guó)專利申請(qǐng)的申請(qǐng)日不能作為有效申請(qǐng)日。若其要成為現(xiàn)有技術(shù)，需要其公開(kāi)日在審查中的美國(guó)專利申請(qǐng)的有效申請(qǐng)日之前，即滿足AIA 102(a)(1)的要求。

三、總結(jié)

上文用簡(jiǎn)單的語(yǔ)言介紹了pre-AIA 102和AIA 102的內(nèi)容，感興趣的讀者可以在初步理解后查詢美國(guó)專利局官網(wǎng)上對(duì)于該條款內(nèi)容的更多說(shuō)明?？偟膩?lái)說(shuō)，相較于pre-AIA 102條款，AIA 102條款不再考慮發(fā)明日，而只考慮有效申請(qǐng)日；去除了先前存在的地域限制；并規(guī)定了什么是共同擁有和有效申請(qǐng)日。