作者：孫強 高級專利商標代理人、訴訟代理人 蘇婷瑜 律師、商標代理人

二、通用名稱能否禁止他人正當使用？

依據(jù)《商標法》相關規(guī)定，一個商標無論在申請時或使用過程中被認定為通用名稱，若另一個商標里含有該通用名稱，前者無權禁止后者正當?shù)厥褂猛ㄓ妹Q的通常涵義。

舉例：“竹家莊避風塘及圖” 商標爭議糾紛案。

系爭商標為“竹家莊避風塘及圖”（申請?zhí)?427895），最高院依據(jù)《商標法》相關規(guī)定，判決認定上海避風塘公司（即再審申請人）申請的“避風塘”屬于一種風味料理或者菜肴烹飪方法的通用名稱而不具有顯著性，無權禁止磐石意舟公司（即二審被上訴人）正當使用‘竹家莊避風塘及圖’商標。

理由包括：①再審申請人引證商標‘避風塘’（申請?zhí)?055861）是一種風味料理的通用名稱，依據(jù)《商標法》第十一條的規(guī)定缺乏顯著性并不得作為商標注冊，二審被上訴人系爭商標“竹家莊避風塘及圖”整體上具有顯著性，屬于《商標法》第五十九條規(guī)定的正當使用情形。②二審被上訴人磐石意舟堅守餐飲行業(yè)正常市場競爭秩序，提供了一系列的證據(jù)證明“避風塘”作為餐飲業(yè)的一種風味系列特色，不應當由上海避風塘公司一家獨享，并且上海避風塘公司之前也與磐石意舟企業(yè)具有特殊關系，明知“避風塘”的存在而申請注冊商標具有明顯惡意。③最高院特別強調(diào)，系爭商標只要不會造成相關公眾的混淆、誤認，上海避風塘公司就不能禁止他人在“躲避臺風的港灣”和“一種風味料理或者菜肴烹飪方法”的涵義上正當使用“避風塘”一詞。由此可知，通用名稱無權禁止他人正當使用。

舉例：飲食業(yè)著名的“蘭州牛肉拉面lanzhou niurou lamian”商標爭議行政糾紛案[i]。

系爭商標為“蘭州牛肉拉面lanzhou niurou lamian”（申請?zhí)?288786），北京知產(chǎn)法院依據(jù)《商標法》第十一條等相關規(guī)定，判決認定“蘭州牛肉拉面”是甘肅地區(qū)的風味小吃，單獨考慮爭議商標的文字與拼音部分確實缺乏顯著性，不易被相關公眾作為商標標識識別；但爭議商標的圖形部分占據(jù)商標整體大部分，整體具有顯著性。由此案可知，蘭州商業(yè)聯(lián)合會無權禁止他人在“蘭州牛肉拉面”風味小吃范圍內(nèi)正當使用。

舉例：近期較熱門的“大姨媽”案。

康智樂思申請了“大姨媽及圖”商標（申請?zhí)?2358149），多次向蘋果公司投訴“美柚大姨媽經(jīng)期助手軟件”構成商標侵權，并要求禁止美柚在蘋果APP上以“大姨媽”作為關鍵詞搜索。美柚答復認為“美柚大姨媽經(jīng)期助手軟件”屬于自身合法使用“美柚大姨媽”商標，遂向商評委請求認定“大姨媽及圖”商標不具有顯著性而應予以無效，理由是“大姨媽及圖”主要認讀部分“大姨媽”系一種親屬的稱謂，特指母親的姐姐，“大姨媽”現(xiàn)已成為公眾約定俗成的對于女性月經(jīng)的代名詞，構成《商標法》第十一條第一款第（二）、（三）項規(guī)定情形，應不得作為商標注冊。

商評委在商評字[2017]第000105612號無效宣告請求裁定書[ii]裁定“大姨媽及圖”予以無效。但康智樂思對此提起訴訟，認為系爭商標并不符合《商標法》第十一條的規(guī)定，由漢字“大姨媽”加圖形構成而整體具有顯著性。在一審階段，北京知產(chǎn)法院認可了康智樂思的觀點，系爭商標“大姨媽”加圖形構成而整體具有顯著性。目前，該案尚在北京高院二審審理中。

“大姨媽”案與“避風塘”、“蘭州牛肉拉面”案比較相似，二者都是約定俗成的詞而非個別權利人獨創(chuàng)的詞，“大姨媽”指代女性月經(jīng)，“避風塘”指代一種風味料理或者菜肴烹飪方法，“蘭州牛肉拉面”指甘肅地區(qū)的風味小吃，都有被認定為在該相關市場內(nèi)約定俗成的通用稱謂的“嫌疑”，然而目前都被法院認定為并非通用名稱。當然“蘭州牛肉拉面lanzhou niurou lamian”和“大姨媽”商標最終是否會被認定為通用名稱，我們還需要等待北京高院的終審判決。

商標法中的通用名稱具有公共資源性質(zhì)，它涉及私有權益與公共權益之間的平衡，如果通用名稱被少數(shù)人專有，消費者在選購商品/服務時將會無所適從，也將嚴重擾亂同行企業(yè)正常公平的市場競爭秩序，世界各國法律均禁止將通用名稱以商標注冊的形式私有化，即公共資源不允許一人獨享。

注釋：

[i] 北京知產(chǎn)法院行政判決書（2018）京73行初911號

[ii]《無效宣告請求裁定書》商評字[2017]第000105612號