作者：馬長(zhǎng)玉 專利代理人

近年來，隨著中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的不斷發(fā)展，越來越多的中國(guó)企業(yè)開始加大向海外、例如美國(guó)、日本、歐洲等的申請(qǐng)專利量，以在國(guó)外市場(chǎng)中占領(lǐng)一席之地。另一方面，涉外代理人的內(nèi)外（中國(guó)到其他國(guó)家）代理業(yè)務(wù)隨之增長(zhǎng)。其中，很多從事日本業(yè)務(wù)的代理人最初都是從學(xué)習(xí)中國(guó)專利法、通過中國(guó)專利代理人資格考試開始步入專利代理行業(yè)，此后，通過自身掌握的第一二外語(yǔ)展開涉外業(yè)務(wù)的代理工作。

由于專利制度的地域性，各國(guó)基于本國(guó)專利法的專利審查制度有所不同，因此，本文會(huì)陸續(xù)列舉說明日本專利審查制度中相對(duì)于中國(guó)的不同點(diǎn)以及注意事項(xiàng)，供從事日本代理業(yè)務(wù)的代理人參考。

1. 日本審查意見的名稱以及種類

以發(fā)明申請(qǐng)為例，日本常見的審查意見主要是“拒絶理由通知書”、“特許査定”、“拒絶査定”、“補(bǔ)正の卻下の決定”以及“審決”等幾種。

其中，“拒絶理由通知書”相當(dāng)于中國(guó)的“第X次審查意見通知書”，“特許査定”相當(dāng)于“授權(quán)通知”，“拒絶査定”相當(dāng)于實(shí)審駁回決定，“補(bǔ)正の卻下の決定”是駁回修改（修改不符合規(guī)定）的通知，“審決”是由日本復(fù)審委做出的判決（授權(quán)或者駁回）。

需要注意的是，日本的實(shí)審被稱為“審査”，復(fù)審被稱為“審判”。這與中國(guó)有所不同。通過“審査”以及“審判”可以判斷是實(shí)審還是復(fù)審階段的相關(guān)內(nèi)容。例如，當(dāng)接到“拒絶理由通知書”時(shí)，如果下面寫的是“特許庁審査官某某”，則可知該審查意見是實(shí)審階段的審查意見通知書，如果是“審判官某某”則可知是復(fù)審階段的審查意見通知書。

2. 日本實(shí)審階段的特定以及注意點(diǎn)

相信很多代理人最初處理日本審查意見時(shí)都有一個(gè)相同的感受，即，日本實(shí)審階段能夠答辯的次數(shù)較少。具體來講，實(shí)際中，日本的一份發(fā)明專利通過初審后能夠收到實(shí)審“拒絶理由通知書”（審查意見通知書）的次數(shù)通常不會(huì)超過兩次，而其中大部分在收到第一次“拒絶理由通知書”后，經(jīng)過答辯，下一次就會(huì)收到授權(quán)通知或者駁回決定。這是日本高效的專利審查機(jī)制所決定的，因此，代理人在處理日本審查意見時(shí)特別需要注意第一次“拒絶理由通知書”的處理方式。

2. 1 第一次“拒絶理由通知書”的注意點(diǎn)

如上所述，第一次“拒絶理由通知書”的爭(zhēng)辯可能會(huì)在很大程度決定此后該發(fā)明申請(qǐng)的答辯方向以及授權(quán)前景，以下，主要分兩種情況說明“拒絶理由通知書”的方式以及注意事項(xiàng)。

2. 1.1 第一次“拒絶理由通知書”中審查員指出不具有創(chuàng)造性

日本審查員在第一次“拒絶理由通知書”中指出該發(fā)明申請(qǐng)不具有創(chuàng)造性的問題，此時(shí)，代理人經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn)相對(duì)于對(duì)比文件而言，說明書中存在有說服力的技術(shù)特征或者申請(qǐng)人希望爭(zhēng)辯的說明書中的某些技術(shù)特征（這些技術(shù)特征未記載在權(quán)利要求書中），同時(shí)，權(quán)利要求中也存在可爭(zhēng)辯的其他技術(shù)特征，在這種情況下，作為第一次的答辯意見，筆者建議將說明書中的該技術(shù)特征添加到權(quán)利要求書中，即，可以根據(jù)實(shí)際情況和要求，將說明書中的該部分技術(shù)特征作為從屬權(quán)利要求寫到權(quán)利要求中或者追加到現(xiàn)有權(quán)利要求中。

具體來講，實(shí)審階段，在日本審查員發(fā)出第一次“拒絶理由通知書”中指出該發(fā)明申請(qǐng)不具有創(chuàng)造性的情況下，此時(shí)可能是添加說明書中的技術(shù)特征的最好時(shí)機(jī)也是最后時(shí)機(jī)。其原因在于，審查員接到針對(duì)第一次“拒絶理由通知書”的創(chuàng)造性的答辯后，可能不再發(fā)出拒絶理由通知書而直接做出實(shí)審駁回的決定，根據(jù)日本專利法，在接到實(shí)審駁回的決定后，申請(qǐng)復(fù)審時(shí)只能有條件地允許添加說明書中的技術(shù)特征，而且該條件比較苛刻（后續(xù)的文章中會(huì)從法理上具體解釋這種規(guī)定以及修改條件），因此，可能會(huì)導(dǎo)致實(shí)審階段喪失添加說明書中的技術(shù)特征的機(jī)會(huì)。雖然在進(jìn)入復(fù)審后接到復(fù)審委的“拒絶理由通知書”時(shí)還可以添加說明書中的技術(shù)特征，但這種情況下會(huì)使申請(qǐng)成本過高且拖長(zhǎng)戰(zhàn)線。并且，進(jìn)入復(fù)審后存在更多的不確定因素，例如，復(fù)審階段并不是必然會(huì)發(fā)“拒絶理由通知書”，復(fù)審委針對(duì)復(fù)審請(qǐng)求也可能直接做出判決而不給申請(qǐng)人修改權(quán)利要求書的機(jī)會(huì)，因此，不建議將說明書中有力的可爭(zhēng)辯的內(nèi)容保留。

另外，即使實(shí)審審查員接到針對(duì)第一次“拒絶理由通知書”的創(chuàng)造性的答辯后，會(huì)發(fā)出了第二次“拒絶理由通知書”，該第二次“拒絶理由通知書”通常是最終OA（在“拒絶理由通知書”的下面會(huì)標(biāo)注“<<<<最後>>>”的提示，針對(duì)最終OA的答辯中同樣只能有條件地允許添加說明書中的技術(shù)特征，而對(duì)不符合條件的情況，也意味著喪失添加說明書中的技術(shù)特征的機(jī)會(huì)。

此處，順便說明在什么情況下審查員會(huì)給出第二次“拒絶理由通知書”。根據(jù)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，常見情況為：（1）審查員接受申請(qǐng)人的第一次意見陳述，但申請(qǐng)依然不符合授權(quán)條件，因此更換或者添加新的對(duì)比文件再次評(píng)價(jià)創(chuàng)造性（例如，第一次OA中有可授權(quán)項(xiàng)，但申請(qǐng)人未采納而直接爭(zhēng)辯）；（2）審查員第一次使用的對(duì)比文件不適當(dāng)，重新檢索使用新的對(duì)比文件再次認(rèn)定創(chuàng)造性；（3）變更了審查員。

2. 1.2 第一次“拒絶理由通知書”中審查員僅指出創(chuàng)造性以外的問題

日本審查員在第一次“拒絶理由通知書”中沒有指出創(chuàng)造性的問題，而指出不清楚、沒有以說明書為依據(jù)、專利無法實(shí)施等問題。代理人需要確認(rèn)是否是所有權(quán)利要求存在這些問題而導(dǎo)致審查員無法理解發(fā)明內(nèi)容，從而無法評(píng)價(jià)創(chuàng)造性問題（部分權(quán)利為可授權(quán)項(xiàng)的情況除外）。如果是，那么針對(duì)第一次“拒絶理由通知書”應(yīng)該著重解決這些不清楚問題，這種情況下，審查員針對(duì)意見陳述通常會(huì)發(fā)出第二次“拒絶理由通知書”。

這里特別需要注意的是，上述情況中，在針對(duì)第一次“拒絶理由通知書”的意見陳述中，代理人應(yīng)該與發(fā)明人充分溝通以全面、清楚地解釋這些不清楚問題，如上所述，日本審查意見通知書的次數(shù)較少，如果意見陳述后，審查員仍然認(rèn)為無法消除不清楚問題，雖然還未涉及（未評(píng)價(jià)或者由于不清楚無法評(píng)價(jià)）創(chuàng)造性問題，但也會(huì)給出駁回決定，至此，該發(fā)明申請(qǐng)?jiān)趯?shí)審階段僅由于不清楚問題而被駁回，可能會(huì)導(dǎo)致申請(qǐng)人對(duì)代理人的能力有所質(zhì)疑。

2.2 針對(duì)第一次“補(bǔ)正の卻下の決定”（修改不符合規(guī)定）的注意點(diǎn)

很多代理人在收到“補(bǔ)正の卻下の決定”（修改不符合規(guī)定）時(shí)很苦惱不知道原因以及如何處理。例如，剛剛接觸日本OA的代理人有時(shí)很不解：我的修改方案明明是以說明書為依據(jù)，而審查員卻做出修改不符合規(guī)定的審查意見。

首先，我們說明收到“補(bǔ)正の卻下の決定”（修改不符合規(guī)定）的常見的兩種情況。

2.2.1   針對(duì)最終OA的修改，仍然不具有創(chuàng)造性

如上所述，在第二次“拒絶理由通知書”為最終OA的情況下，只有在符合條件的情況下才允許添加說明書中的技術(shù)特征。假定該修改符合允許添加說明書中的技術(shù)特征的規(guī)定條件，但審查員審查后認(rèn)為該發(fā)明申請(qǐng)仍然不具有創(chuàng)造性，則會(huì)在下達(dá)“補(bǔ)正の卻下の決定”（修改不符合規(guī)定）的通知的基礎(chǔ)上，同時(shí)下達(dá)駁回決定，即，這種沒有消除創(chuàng)造性問題的修改也不符合規(guī)定。其實(shí)，該“補(bǔ)正の卻下の決定”（修改不符合規(guī)定）的通知并不是不具有創(chuàng)造性的原因，可以將其看做為下發(fā)駁回決定做出鋪墊的一個(gè)通知書即可。

2.2.1   最終OA以及申請(qǐng)復(fù)審時(shí)的修改不符合規(guī)定

如上所述，在答復(fù)最終OA或者申請(qǐng)復(fù)審時(shí)會(huì)有不允許添加說明書中的技術(shù)特征的情況，也可能會(huì)收到審查員的“補(bǔ)正の卻下の決定”（修改不符合規(guī)定）的通知。

為什么是可能收到呢？近年來，隨著日本專利法的不斷改進(jìn)，通過實(shí)務(wù)中的嘗試以及與日本代理所的溝通，發(fā)現(xiàn)這種情況存在不確定性，不是一定會(huì)收到“補(bǔ)正の卻下の決定”（修改不符合規(guī)定）的通知，即，某些案件中或者某些情況下，審查員可能會(huì)接受或者默許了這種修改方式，也就是說，實(shí)務(wù)中需要個(gè)案判斷。

筆者認(rèn)為，作為代理人還是需要知曉這種風(fēng)險(xiǎn)，以避免申請(qǐng)人對(duì)代理人的誤解。例如，當(dāng)針對(duì)最終OA或者申請(qǐng)復(fù)審時(shí)，存在多個(gè)方案，而申請(qǐng)人很希望添加說明書中技術(shù)特征，此時(shí)，代理人一定要向申請(qǐng)人說明這種風(fēng)險(xiǎn)，即，這種修改存在不被接受的可能性，但可以嘗試。如果代理人事先沒有向申請(qǐng)人提示，在收到“補(bǔ)正の卻下の決定”（修改不符合規(guī)定）的通知時(shí)，申請(qǐng)人可能會(huì)認(rèn)為代理人水平不夠?qū)I(yè)或者認(rèn)為浪費(fèi)了答辯的機(jī)會(huì)。另外，代理人也可以向申請(qǐng)人說明，在不被接受的情況下，復(fù)審階段如果收到復(fù)審委的第一次“拒絶理由通知書”時(shí)還可以將明書中的該技術(shù)特征添加到權(quán)利要求中進(jìn)行爭(zhēng)辯，但也存在復(fù)審委不發(fā)出“拒絶理由通知書”而直接判決的可能。

以上，說明了日本實(shí)審中代理人需要注意的一些問題，此后，筆者還會(huì)陸續(xù)講解一些日本專利審查中常見的問題以及需要注意小事項(xiàng)，例如、日本審查意見中的常見的“方法無執(zhí)行主體”的問題、可授權(quán)項(xiàng)的處理方式、日本復(fù)審與實(shí)審的不同點(diǎn)以及注意事項(xiàng)等。同時(shí)，也歡迎從事日本專利業(yè)務(wù)的代理人來此交流。