作者：李鎮(zhèn)江 資深專利代理人、訴訟代理人

我國《專利法》第33條規(guī)定，“申請人可以對其專利申請文件進(jìn)行修改，但是，對發(fā)明和實(shí)用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”。

允許申請人在提交專利申請后對其申請文件進(jìn)行修改，是因?yàn)槿绻谧珜懮暾埼募r(shí)在申請文件中存在與其發(fā)明創(chuàng)造不符的表述，或存在概括出的保護(hù)范圍不能夠準(zhǔn)確表達(dá)出發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷膶?shí)質(zhì)的情況，既不利于對發(fā)明創(chuàng)造的保護(hù)，也不利于公眾對專利信息的運(yùn)用。對申請人的修改提出內(nèi)容上的限制，是為了防止將申請人在申請日后想出來的發(fā)明創(chuàng)造囊入到該申請日提出的專利申請的內(nèi)容，造成對其他申請人的不公平。

在世界各國的專利實(shí)踐中，基本也都有類似的要求。但是，各個(gè)國家的法律規(guī)定雖然類似，但《專利審查指南》上的解釋不盡相同，在審查時(shí)考量的方向也會(huì)有微小差別。下面，將就中、日、美、歐這一審查標(biāo)準(zhǔn)在司法解釋和實(shí)際考量上的差別作一個(gè)探討，以便大家在各國的專利申請實(shí)務(wù)中對能夠在各國作的修改更加得心應(yīng)手。

《中國專利審查指南》規(guī)定，“原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍包括原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容和根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖直接、毫無疑義地確定的內(nèi)容。如果申請的內(nèi)容通過增加、改變和/或刪除其中的一部分，致使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員看到的信息與原申請記載的信息不同，而且又不能從原申請記載的信息中直接、毫無疑義地確定，那么，這種修改是不允許的”。

從中可以看出，按照《中國專利審查指南》，對于修改超范圍的標(biāo)準(zhǔn)是比較嚴(yán)格的。如果申請人對初始提交的申請文件作了修改，只要這種修改文字上與原申請文件的文字不完全相同，就要求必須“從原申請記載的信息中直接、毫無疑義地確定”。

而“毫無疑義地確定”含義是，從原申請文件中只能推導(dǎo)出修改后的特征，而不存在其它可能，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是非常嚴(yán)格的。而“從原申請記載的信息中直接、毫無疑義地確定”也排除了在原申請的基礎(chǔ)上借助于公知常識(shí)確定的可能性。

《歐洲專利審查指南》中，關(guān)于以上“修改超范圍”的判斷標(biāo)準(zhǔn)從字面基本與中國一致。中國的上述“修改超范圍”的判斷標(biāo)準(zhǔn)從歷史上來源于歐洲。但是，從《歐洲專利審查指南》其它部分中關(guān)于允許進(jìn)行的修改的舉例中，又透露出其對于“直接、毫無疑義地確定”的把握上，與中國關(guān)于“修改超范圍”的審查又有很大差距。

例如，《歐洲專利審查指南》根據(jù)第T331/87號(hào)決定對替換或刪除權(quán)利要求中的技術(shù)特征的情形作了規(guī)定。在以下情況下，替換或刪除權(quán)利要求不違反專利法的規(guī)定：（1）所述特征在原始公開中不被解釋為必要技術(shù)特征；（2）基于發(fā)明所解決的技術(shù)問題，所述特征不是發(fā)明的實(shí)施所必要的；（3）刪除該特征不要求其它特征的實(shí)質(zhì)性變化來彌補(bǔ)所述改變。

而這些情況，在中國可能并不被認(rèn)為屬于“直接、毫無疑義地確定”的情況。例如，允許在權(quán)利要求中刪除非必要技術(shù)特征，但是，如果在原始公開中并不存在與刪除非必要技術(shù)特征后的表述完全相同的表述，那么至多根據(jù)發(fā)明目的，從原始公開中既能推導(dǎo)出帶有該非必要技術(shù)特征的方案，也能推導(dǎo)出不帶有該非必要技術(shù)特征的方案，這種情況顯然不屬于“毫無疑義地確定”的情況。

另外，在歐洲判例T823/96中，原始申請文件的權(quán)利要求中表述是“多個(gè)泵浦光源”，即泵浦光源的數(shù)量至少為2。在修改后，變成了“泵浦光源”，即泵浦光源的數(shù)量可以為1。

歐洲專利申訴委員會(huì)認(rèn)為，原始申請的讀者在實(shí)施本發(fā)明時(shí)會(huì)考慮1個(gè)光源的可能性，而且原申請文件也沒有明確排除使用1個(gè)光源的可能性，根據(jù)申請文件的內(nèi)容，沒有理由認(rèn)為多個(gè)光源是實(shí)現(xiàn)其發(fā)明目的的實(shí)質(zhì)內(nèi)容。

通過該判例，可以看出，雖然《歐洲專利審查指南》存在與《中國專利審查指南》類似的“直接、毫無疑義地確定”的表述，但是，歐洲的審查實(shí)踐中，允許本領(lǐng)域技術(shù)人員公知常識(shí)的引入，也可以結(jié)合發(fā)明目的進(jìn)行判斷。

更重要地，它不要求從原申請文件中只能推導(dǎo)出修改后的特征，而不存在其它可能。在判例T823/96中，即使結(jié)合發(fā)明目的能夠推導(dǎo)出1個(gè)以上光源的技術(shù)方案，也先顯然2個(gè)以上光源的技術(shù)方案也可以推導(dǎo)出，在中國不屬于“毫無疑義地確定”的情況。

在日本，在2003年之前，也同樣采用類似中國、歐洲的“直接、毫無疑義地得出”的判斷標(biāo)準(zhǔn)，但在2003年，《日本專利審查指南》將“直接、毫無疑義地得出”改成“無證自明”的表述。

從字面上，它要求在沒有其它證明作為佐證的前提下，仍然能夠得出，這種表述規(guī)避了從原申請文件中只能推導(dǎo)出修改后的特征，而不存在其它可能的要求。從《日本專利審查指南》的判例中，確實(shí)可以看出，它已經(jīng)將思考的方向從是否從原申請文件中只能推導(dǎo)出修改后的特征，而不存在其它可能的要求中解脫出來。

《日本專利審查指南》記載了這樣一個(gè)判例。權(quán)利要求中描述“記錄和/或再生裝置”。實(shí)施例中僅記載了一種CD-ROM再生裝置。申請人為克服新穎性問題將權(quán)利要求中的“記錄和/或再生裝置”修改為“盤記錄和/或再生裝置”。判決認(rèn)為，無論是“磁帶記錄和/或再生裝置”還是“盤記錄和/或再生裝置”均適用于其技術(shù)內(nèi)容。

該判例證明了，《日本專利審查指南》將“直接、毫無疑義地得出”改成“無證自明”的表述后，確實(shí)不再從從是否從原申請文件中只能推導(dǎo)出修改后的特征，而不存在其它可能的方向進(jìn)行“修改超范圍”的考量，而是考量對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說，是否是不參閱其它資料，自然能從原公開內(nèi)容中得出的。

而美國，對于“修改超范圍”的標(biāo)準(zhǔn)，則對申請文件更加寬松。根據(jù)MPEP的規(guī)定，如果在說明書或附圖中引入了新的主題，則審查員可以依據(jù)35USC132以引入了新的內(nèi)容為由拒絕。但是，如果在權(quán)利要求書中引入了新的內(nèi)容，審查員應(yīng)當(dāng)依據(jù)35USC112第1段以不滿足書面描述要求（written description requirement）為由拒絕。

也就是說，美國對于權(quán)利要求和說明書的修改引入新內(nèi)容，采用不同的審查標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，MPEP還規(guī)定，“對于權(quán)利要求的修改，修改后權(quán)利要求的任何限定都應(yīng)得到原始公開的清楚的、隱含的或固有的支持”。

從中可以看出，美國對于權(quán)利要求修改超范圍的判斷標(biāo)準(zhǔn)，與權(quán)利要求得到說明書的支持是基本一致的，其允許根據(jù)原始公開的內(nèi)容，在修改時(shí)在權(quán)利要求中進(jìn)行重新概括。

由此可見，美國關(guān)于“修改超范圍”的標(biāo)準(zhǔn)對于申請人最為寬松，與說明書得到說明書的支持的標(biāo)準(zhǔn)基本是一致的。日本遵循“無證自明”的標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)調(diào)的是在沒有其它證明作為佐證的前提下，仍然能夠得出，不考慮從原申請文件中推導(dǎo)出修改后的特征的唯一性。而歐洲也遵循“直接、毫無疑義地得出”的標(biāo)準(zhǔn)，但允許引入公知常識(shí)和發(fā)明內(nèi)容進(jìn)行判斷。中國的審查標(biāo)準(zhǔn)最為嚴(yán)格，不但不能引入公知常識(shí)和結(jié)合發(fā)明內(nèi)容判斷，還要從原申請文件中只能推導(dǎo)出修改后的特征，而不存在其它可能性。只有深入了解各個(gè)不同國家的專利實(shí)踐，才能在不同國家的專利實(shí)務(wù)處理中，游刃有余，揮灑自如。