作者：李鎮(zhèn)江 資深專利代理人 訴訟代理人

美國的限制性審查意見（Restriction Requirement）是為了減少美國審查員的檢索負(fù)擔(dān)而設(shè)置的要求。如果美國審查員認(rèn)為一個專利申請中包含了兩個以上不同的或獨立的發(fā)明，那么就會要求申請人選擇一個發(fā)明。選擇的發(fā)明在本申請中繼續(xù)審查。其它的不被選擇的發(fā)明只有提交了分案或繼續(xù)申請時才會被繼續(xù)審查。

它有點類似于中國的單一性審查意見，但與中國的單一性審查意見不同的是，它考慮的并非是獨立權(quán)利要求之間是否具有相同或相應(yīng)的特定技術(shù)特征，它唯一的出發(fā)點就是是否這多個不同的發(fā)明給審查員帶來了額外的檢索負(fù)擔(dān)。因此，其答復(fù)的方式也與答復(fù)中國的單一性審查意見截然不同。下面就針對美國限制性審查意見，討論一下其答復(fù)時應(yīng)注意的事項和處理技巧。

眾所周知，中國的單一性審查意見的答復(fù)，有三種處理方式：

（1）選擇審查員認(rèn)為沒有單一性的多組權(quán)利要求中的一組權(quán)利要求保留在申請文件中，對于其它組的權(quán)利要求可以分案或不分案；

（2）爭辯審查員認(rèn)為沒有單一性的多組權(quán)利要求實際上是有單一性的；

（3）對審查員認(rèn)為沒有單一性的多組權(quán)利要求進(jìn)行修改，使其具有單一性。

但對于答復(fù)美國限制性審查意見，中國的后兩種方式都是不適用的。也就是說，必須要采用第一種方式，在審查員指出的多組權(quán)利要求之間選擇一組保留在申請文件中。在此基礎(chǔ)上，可以提出對審查員意見的反駁，或者不提出對審查員意見的反駁。但無論是否反駁，一定要在審查員指出的多組權(quán)利要求中選擇一組保留。

其背后的原因是，美國的限制性審查意見不同于中國的單一性審查意見，其著眼于審查員的檢索負(fù)擔(dān)。是否給審查員造成檢索負(fù)擔(dān)，更重要的考量可能在于審查員，不是在于申請人，因此，申請人對于檢索負(fù)擔(dān)的爭辯會變得蒼白和無意義，因為對于檢索負(fù)擔(dān)來說，基本上都是檢索的審查員才能判斷的事情。

雖然申請人對于美國限制性審查意見的反駁多半會沒有意義，但在選擇一組權(quán)利要求的同時一般還是建議申請人進(jìn)行反駁。這樣做的好處是，可以保留向技術(shù)中心主管申訴以對限制性審查意見進(jìn)行重新考慮的權(quán)利。如果申請人不同時反駁，就相當(dāng)于放棄了申訴權(quán)。

但是，由于上述檢索負(fù)擔(dān)基本上都是檢索的審查員才能判斷的原因，申請人同時做出的反駁應(yīng)該簡短。從實踐上，不管申請人的反駁如何強有力，審查員仍然在檢索負(fù)擔(dān)的判斷方面具有很大的自由裁量權(quán)。而且，反駁的真正目的如上所述只是為了保留申訴權(quán)，因此，一般情況下，不應(yīng)投入太多的精力去準(zhǔn)備對限制性審查意見的反駁。

另外，如果申請人已經(jīng)針對限制性審查意見進(jìn)行了分案，就不建議同時對該限制性審查員作出反駁。這是因為，這樣的反駁給了審查員對母案中的限制性審查意見撤回的借口。

在美國，當(dāng)母案中的限制性審查意見被撤回時，分案中的權(quán)利要求可能會受到重復(fù)授權(quán)駁回的限制。為了克服分案中的重復(fù)授權(quán)駁回，申請人可能需要提交期末放棄（disclaimer）。但在美國，要求提交了期末放棄的分案和母案，必須為共同所有，才能夠?qū)嵤＠麢?quán)。這樣，就對申請人對母案和分案申請進(jìn)行單獨的轉(zhuǎn)讓造成了障礙。

對美國限制性審查意見的答復(fù)不能象答復(fù)中國單一性審查意見那樣，去分析各獨立權(quán)利要求是否具有相同或相應(yīng)特定技術(shù)特征，因為美國的限制性審查意見著眼于檢索負(fù)擔(dān)，不著眼于特定技術(shù)特征。

在答復(fù)限制性審查意見時，可以從多組權(quán)利要求的檢索分類號相同或相近，檢索關(guān)鍵詞類似等檢索角度進(jìn)行答辯，強調(diào)同時審查多組權(quán)利要求不會給審查員帶來檢索負(fù)擔(dān)。絕不能爭辯其中一個獨立權(quán)利要求是另一個獨立權(quán)利要求的明顯變形，或基于同一構(gòu)思。這樣的答復(fù)并不能克服限制性審查意見，同時，由于禁止反悔原則，它會使審查員認(rèn)為一組權(quán)利要求相對于現(xiàn)有技術(shù)沒有新穎性或創(chuàng)造性時，認(rèn)為另一種權(quán)利要求也沒有新穎性或創(chuàng)造性。

美國的限制性審查意見分為發(fā)明限制和種類限制兩種。發(fā)明限制可以理解為審查員認(rèn)為多個獨立權(quán)利要求是不同或獨立的發(fā)明，需要額外檢索。種類限制可以理解為審查員認(rèn)為多個從屬權(quán)利要求是不同或獨立的發(fā)明，需要額外檢索。對于種類限制，雖然審查員指出了多個從屬權(quán)利要求是不同的獨立的發(fā)明，要求申請人進(jìn)行選擇，并不意味著申請人沒有選擇的從屬權(quán)利要求此時就已經(jīng)放棄掉了。

限制性審查意見一般是早于引用現(xiàn)有技術(shù)的實質(zhì)性的審查意見，例如非最終（non-final）和最終（final）審查意見。在限制性審查意見時，審查員并沒有開始檢索。因此，對于獨立權(quán)利要求的新穎性或創(chuàng)造性并沒有給出評判。如果在后續(xù)的審查中，審查員發(fā)現(xiàn)申請人沒有選擇的從屬權(quán)利要求引用的獨立權(quán)利要求是有新穎性或創(chuàng)造性的，這時由于這些從屬權(quán)利要求的引用關(guān)系，它們也是有新穎性或創(chuàng)造性的，能夠重新加入，最終授權(quán)，并不因為申請人曾經(jīng)在答復(fù)限制性審查意見時沒有選擇這些從屬權(quán)利要求而不被授權(quán)。

在美國，申請人在撰寫專利申請文件時，如果有多個獨立權(quán)利要求，盡量設(shè)置一個基礎(chǔ)的獨立權(quán)利要求，讓其它的獨立權(quán)利要求采用引用該基礎(chǔ)獨立權(quán)利要求的形式去撰寫，因為這樣可以避免限制性審查意見。

如果不按照采用引用該基礎(chǔ)獨立權(quán)利要求的形式去撰寫，盡量讓其它獨立權(quán)利要求包含該基礎(chǔ)獨立權(quán)利要求的所有限定。這樣，即使在答復(fù)限制性審查意見的時候，申請人選擇基礎(chǔ)獨立權(quán)利要求保留在申請文件中，不選擇其它獨立權(quán)利要求，只要在后續(xù)審查過程中，基礎(chǔ)獨立權(quán)利要求獲得授權(quán)，其它獨立權(quán)利要求由于包含了該基礎(chǔ)獨立權(quán)利要求的所有限定，申請人就可以將未選的獨立權(quán)利要求重新加入（rejoin）到申請文件中。