作者：周志全 專利工程師

在專利申請的實質審查中，審查員經(jīng)常將專利申請的獨立權利要求與對比文件的一個或多個區(qū)別技術特征認定為本領域的“公知常識”，從而采取“對比文件結合本領域的“公知常識”可以容易得到專利申請的獨立權利要求所要保護的技術方案”的審查意見，來否定專利申請的獨立權利要求的創(chuàng)造性。因此，在答復此類審查意見通知書時需要面對如何應對“公知常識”的問題。

另外，有時審查員在評價了專利申請的獨立權利要求的創(chuàng)造性后，將其從屬權利要求均認定為本領域的“公知常識”，以至于在想要利用從屬權利要求來限定獨立權利要求的技術方案時，也不得不面對“公知常識”的問題。而且，審查員在利用“公知常識”與對比文件結合來評價專利申請的創(chuàng)造性時，幾乎不會提供證據(jù)，也不會說明足夠的理由，可以說“公知常識”已經(jīng)成為創(chuàng)造性的一大“殺手”。

下面，主要介紹一些涉及“公知常識”的審查意見通知書的答復思路，以供大家參考。

首先，持懷疑的態(tài)度認真地分析專利申請和對比文件的技術方案，以確認審查員關于對比文件與專利申請的獨立權利要求的區(qū)別技術特征的認定是否正確。如果審查員的認定不正確，即，專利申請的獨立權利要求與對比文件除了被指出的區(qū)別技術特征以外，還具有其他的區(qū)別技術特征，在沒有充分的證據(jù)表明被認定的區(qū)別技術特征不是“公知常識”的情況下，可以主要圍繞其他的區(qū)別技術特征來進行論述，而不必糾結于被認定為“公知常識”的區(qū)別技術特征的論述。

如果專利申請的獨立權利要求與對比文件沒有其他的區(qū)別技術特征，則應該分析被認定為“公知常識”的區(qū)別技術特征在專利申請中所要解決的技術問題，并判斷對比文件是否記載有相應的技術問題。如果對比文件與專利申請所要解決的技術問題完全不同，那么很顯然，本領域技術人員沒有動機將被認定為“公知常識”的區(qū)別技術特征與對比文件相結合，來解決專利申請所要解決的技術問題，即，對比文件和“公知常識”沒有結合的啟示。換言之，專利申請的技術方案對本領域技術人員來說是非顯而易見的。

如果專利申請與對比文件所要解決的技術問題相同，可以分析該區(qū)別技術特征在專利申請中所達到的技術效果和“公知常識”所達到的技術效果是否相同，如果完全不同，則可以向審查員表明該區(qū)別技術特征在專利申請中產(chǎn)生了意想不到的技術效果，以論述該專利申請的技術方案具備創(chuàng)造性。

此外，還可以進一步分析對比文件和“公知常識”能不能結合，如果對比文件和被認定為“公知常識”的區(qū)別技術特征在技術或結構上存在結合的矛盾或困難，即，兩者根本無法結合，那么可以以對比文件和被認定為“公知常識”的區(qū)別技術特征無法結合為由來進行論述。

例如，專利申請涉及一種顯示裝置，圖1是該顯示裝置的外觀的立體圖，圖2是沿圖1的II線的縱剖視圖，如圖1、2所示，該顯示裝置具有：透光體23，使光源22發(fā)出的光擴散并射出；框體25，包括加強筋251，該加強筋251與透光體23的側面相對且與伸出部21相對并抵接，在透光體23因隨著光源22所產(chǎn)生的熱而發(fā)生熱膨脹時，透光體23將加強筋251向右按壓（即，所述加強筋通過來自所述透光體的按壓力而能夠彎曲變形）。

對比文件公開了一種液晶顯示裝置，審查員指出：對比文件與專利申請的區(qū)別技術特征在于：該加強筋251與透光體23的側面相對且與伸出部21相對并抵接，并且通過來自透光體23的按壓力而能夠彎曲變形，并指出這些技術特征為慣用技術手段（公知常識）。

如上面的對比文件的圖1所示，在對比文件中，由于在導光板5的一側面?zhèn)仍O置有光源6，光源6的光從導光板5的一側面入射至導光板5，如果像本申請那樣設置加強筋，則會擋住光源6的光。因此，加強筋的配置部位受到了限制，從而無法在一側面上設置加強筋。因此，可以主張對比文件和被認定為“公知常識”的關于加強筋的技術特征難以結合。

當然，也可以考慮對“公知常識”進行例證的方式來進行答復。在該情況下，可以充分利用檢索報告書中所記載的相關專利文獻，這些專利文獻是審查員檢索出的與專利申請的技術方案相似的現(xiàn)有技術中具有代表性的技術文獻，這些專利文獻中所記載的技術特征很可能是本技術領域所采用的慣用技術手段（公知常識），由此，可以推斷出本領域的“公知常識”是什么。

當然，僅從幾篇專利文獻未必能夠準確地推斷出本領域的“公知常識”，在該情況下，可以向申請人確認自己的推斷是否正確。當然，也可以直接向申請人詢問本領域的“公知常識”是什么，相比代理人而言，申請人應該更加了解本領域所采用的慣用技術手段（公知常識）。如果能夠表明專利申請與對比文件的區(qū)別技術特征不是本領域的“公知常識”，并例證出本領域的“公知常識”，以此來進行論述，那么審查員就不會輕易地只利用“公知常識”來評價專利申請的獨立權利要求的創(chuàng)造性了。

此外，2019年4月4日國家知識產(chǎn)權局發(fā)布“關于就《專利審查指南修改草案（征求意見稿）》公開征求意見的通知”，發(fā)布了審查指南修改草案（征求意見稿），其中修改了關于“公知常識”舉證的規(guī)定。

具體而言，修改為：審查員在審查意見通知書中引用的本領域的公知常識應當是確鑿的，如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議，審查員應當能夠提供相應的證據(jù)予以證明或說明理由。在審查意見通知書中，審查員將權利要求中對技術問題的解決作出貢獻的技術特征認定為公知常識時，通常應當提供證據(jù)予以證明（第二部分第八章第4.10.2.2節(jié)（4））。這樣一來，將會大大規(guī)范審查員在創(chuàng)造性評述時對“公知常識”的引用，當然，如果有需要，可以在答復過程中要求審查員對“公知常識”予以舉證。

以上僅是本人基于實務對涉及“公知常識”的審查意見通知書的答復的一些理解和答復思路的總結，希望能夠對大家有所幫助。當然，本人資歷尚淺、水平有限，答復此類的審查意見也有限，以上內容若有不妥之處，還請各位專家批評指教。