作者：闞梓瑄  合伙人、資深專利代理師

縮限通知書(Restriction Requirement)是美國專利實務中較具特色的一種通知書，與中國的分案通知書有些許相似，例如都要求申請人在多個發(fā)明中作出選擇；然而二者又有諸多不同，例如，符合單一性的多個發(fā)明，在中國由于可以在一件申請中提出，因而不會收到分案通知書，但是如果是美國申請，卻仍然可能收到縮限通知書。不太熟悉美國專利實務的代理師對此困惑不解，今天我們就以案說法，來聊一聊美國的縮限通知書吧。

一、縮限通知書的類型

1. 針對多個獨立權利要求

【例1】美國發(fā)明專利申請US 15/291,155，權利要求書中包含了兩項發(fā)明：堆疊結構及其制造方法，該案在審查過程中，收到了審查員根據(jù)美國專利法第 121 條簽發(fā)的縮限通知書。

該縮限通知書認為，本申請的權利要求 1-11要求保護的是堆疊結構；而權利要求12-20要求保護的是堆疊結構的制造方法，由于下列原因：

1) 所涉及的制造方法可以用來制造除了權利要求1-11之外的其它產(chǎn)品；

2) 所涉及的產(chǎn)品(堆疊結構)可以利用不同于權利要求12-20的其他方法來制造。

申請人需要在權利要求 1-11 (堆疊結構)與權利要求12-20(堆疊結構的制造方法)之間選擇其中一組權利要求作為后續(xù)的審查基礎。

由上述縮限通知書的內(nèi)容來看，產(chǎn)品與該產(chǎn)品的制造方法，二者能在同一件申請中提出而不被要求選擇的條件，類似于充分必要條件，即該產(chǎn)品只能用該方法制作，不能由其他方法制造；該方法只能用來制造該產(chǎn)品，而不能用來制造其他產(chǎn)品。能滿足這種嚴苛要求的專利申請中并不多見。

2. 針對多個從屬權利要求

從屬權利要求是用附加技術特征，對引用的權利要求作進一步的限定。在中國的審查實踐中，在共同引用的權利要求屹立不倒的情況下，各從屬權利要求是不會存在單一性問題的，即不會被簽發(fā)分案通知書。然而對于美國專利實踐，會發(fā)生什么情況，我們來看看例2吧。

【例2】美國發(fā)明專利申請 US14/896,720，權利要求書中包含一項獨立權利要求(一種能分散應力的髂前上棘及髂嵴固定連接裝置)和12項從屬權利要求。該案在審查過程中，收到了審查員根據(jù)美國專利法第 121 條簽發(fā)的縮限通知書。

該縮限通知書認為，本申請的權利要求包含3組，分別對應于3個不同的附圖：圖1、圖3和圖5。這3組權利要求由于描述了相互排斥的技術特征而是相互獨立的或者是不同的，存在檢索或者審查負擔，因此，要求申請人從中選擇一組作為后續(xù)審查基礎。

我們來看一下作為引用基礎的權利要求1、對應于圖1的權利要求2、對應于圖3的權利要求10和對應于圖5權利要求13：

1．一種能分散應力的髂前上棘及髂嵴固定連接裝置，其特征在于：它包括兩個相對布置的側(cè)夾板，所述兩個側(cè)夾板的上端相連接，所述兩個側(cè)夾板的內(nèi)壁上端與髂前上棘及髂嵴的上端面的形狀相吻合，所述兩個側(cè)夾板的內(nèi)壁表面之間形成的空腔與髂前上棘及髂嵴的外形相適型，在至少一個側(cè)夾板的上部設有向斜下方延伸的固定孔，所述固定孔的直徑與一克氏針的直徑相匹配，在任意一個側(cè)夾板的上部設有與牽拉裝置連接的結構。

2．根據(jù)權利要求1所述的能分散應力的髂前上棘及髂嵴固定連接裝置，其特征在于：所述兩個側(cè)夾板的上部分別設有向上伸出的平板，兩個平板的下端由轉(zhuǎn)軸相連接，轉(zhuǎn)軸上方的兩個平板內(nèi)側(cè)面之間設有支撐彈簧。

10．根據(jù)權利要求1所述的能分散應力的髂前上棘及髂嵴固定連接裝置，其特征在于：所述兩個側(cè)夾板的上端由頂板相連接為一體，頂板的前端和后端分別連接有前夾板和后夾板，所述前夾板和后夾板的前端部向內(nèi)側(cè)彎曲呈弧形，所述前夾板和后夾板的下邊緣設有一排鋸齒，所述頂板的上表面設有與牽拉裝置連接的結構。

13．根據(jù)權利要求10所述的能分散應力的髂前上棘及髂嵴固定連接裝置，其特征在于：所述頂板的上表面與牽拉裝置連接的結構為連接桿，連接桿的下端與頂板的上表面相連接，所述連接桿的上端為圓球，所述連接桿上端的圓球能與一股骨骨折牽拉器的復位桿前端的球窩狀裝置相匹配。

簡化來說，權利要求2主要是在權利要求1的基礎上增加了“平板”；權利要求10主要是在權利要求1的基礎上增加了“前、后夾板”；權利要求13主要是在權利要求10的基礎上增加了“連接桿”。這3個從屬權利要求的共同特點是：分別在引用的權利要求的基礎上增加了新的技術特征，那么是否可以得出這樣一個結論：如果各從屬權利要求中的附加技術特征均是“增加”的(而不是對引用權利要求中的技術特征的進一步限定)，是否更容易遭遇縮限通知書？

筆者認為，從檢索和審查負擔角度來看，確實有加重負擔的嫌疑，想想看，審查員審查完上部的“平板”；接著又來了“前、后夾板”；然后又來個“連接桿”，累！好累！好累好累！

以上列舉出兩種常見的縮限通知書類型，偶爾可見其他類型，由于不普遍，這里不再列舉。有一點需要說明，權利要求書如上述所說的兩種情況的，并非一定會遭遇縮限通知書，取決于審查員先生感覺負擔重不重、審限緊不緊……。

二、縮限通知書的答辯策略

作業(yè)職業(yè)專利代理師，收到審查意見通知書的本能反應是什么？爭辯！反駁??！審查員的觀點統(tǒng)統(tǒng)不對！??！

但可是，可但是，不要用到縮限通知書上！既然通知書要求選擇，那就選吧，選擇一組與實際產(chǎn)品最接近的或者最急需保護的權利要求，無需任何爭辯！怎么，感覺失職而心難安，感覺十八般武藝派不上用場而不爽？那如果精彩爭辯的后果是埋了雷呢？試想爭辯理由無非是未選的與已選的之間差異小，屬于同一發(fā)明構思，無需過多檢索即可，等等?；诿绹敖狗椿凇痹瓌t，這些都會對未選的權利要求造成致命打擊！現(xiàn)在可以安下那顆躁動的心嗎？此外，也不必對未被選擇的權利要求感到惋惜而肉痛，因為那些未被選擇的不會就此死去，它們只是暫時靜默，日后仍會大有作為：在已選權利要求獲得授權時，可以將未被選擇的重新加入，從而一并獲得授權，上述例2便是成功范例；或者可以將未選的權利要求提出分案申請或者提出繼續(xù)申請，等等。

至此，可愛的代理師們，是否可以心安理得地，不那么用力地作一個簡易的答辯呢？嗯，初嘗縮限通知書，是一場心理戰(zhàn)！