作者：盧旺 專利代理師

根據(jù)《專利法》的規(guī)定，向我國國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局遞交的發(fā)明專利申請需要經(jīng)過兩個階段的審查：初步審查和實(shí)質(zhì)審查。在實(shí)質(zhì)審查階段，審查員通常以審查意見通知書的形式，將審查的意見和傾向性結(jié)論通知申請人。在答復(fù)獨(dú)權(quán)缺乏創(chuàng)造性的審查意見時，答復(fù)者通常會逐篇分析審查意見通知書中引用的對比文件，將申請文件與對比文件進(jìn)行比較，找到申請文件與對比文件的區(qū)別技術(shù)特征。對于需要修改獨(dú)權(quán)才能克服創(chuàng)造性缺陷的申請文件，答復(fù)者需要從權(quán)利要求書或說明書中找到區(qū)別技術(shù)特征，將區(qū)別技術(shù)特征加入申請文件的獨(dú)權(quán)中，以克服申請文件的創(chuàng)造性缺陷。

對申請文件的修改，應(yīng)當(dāng)符合《專利法》第33條的規(guī)定“不得超出原說明書和權(quán)利要求書的記載范圍”同時，為了克服申請文件的創(chuàng)造性的問題，修改后的權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步。

如果通過修改權(quán)利要求使申請人獲得了授權(quán)，申請人就要花費(fèi)財(cái)力物力對獲得的專利權(quán)進(jìn)行維護(hù)。因此，作為專利代理師，在答復(fù)審查意見中修改申請文件時，除了需要考慮申請文件與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別，還需要考慮客戶的實(shí)際需求。尤其對于區(qū)別技術(shù)特征沒有應(yīng)用于實(shí)際產(chǎn)品中的申請文件，客戶的需求是獲得專利權(quán)？還是保護(hù)實(shí)際產(chǎn)品？客戶的需求不同，修改申請文件的方向也會不同。

 以下，筆者將通過案例進(jìn)行說明。

案例：本申請權(quán)利要求中保護(hù)了一種功耗控制方法，功耗自動控制通過監(jiān)控主機(jī)的數(shù)據(jù)流量，控制模塊進(jìn)入降功耗模式，以及公開了幾種降功耗模式的具體內(nèi)容。筆者在答復(fù)了第一次審查意見通知書后，在第二次審查意見通知書中，審查員仍然認(rèn)為本申請權(quán)利要求所保護(hù)的技術(shù)方案相對于對比文件，不具備《專利法》第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性。筆者通過仔細(xì)分析本申請和對比文件，確認(rèn)本申請中的獨(dú)權(quán)需要進(jìn)一步修改，并在說明書中找到本申請與對比文件的兩個區(qū)別技術(shù)特征：區(qū)別技術(shù)特征一：監(jiān)測到主機(jī)的數(shù)據(jù)流量低于a時，功耗自動控制開啟；監(jiān)測到主機(jī)流量在一定時間內(nèi)始終高于b時，功耗自動控制關(guān)閉。區(qū)別技術(shù)特征二：根據(jù)監(jiān)控到的數(shù)據(jù)流量確定數(shù)據(jù)流量所屬的數(shù)據(jù)流量標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)數(shù)據(jù)流量標(biāo)準(zhǔn)確定數(shù)據(jù)流量對應(yīng)的預(yù)設(shè)降功耗模式，進(jìn)而生成可用于指示該預(yù)設(shè)降功耗模式的功耗控制指令，功耗控制指令指示模塊進(jìn)入相應(yīng)的降功耗模式。

筆者通過查看本申請的技術(shù)交底書，確定上述區(qū)別技術(shù)特征均被記載在技術(shù)交底書中，并非專利代理師撰寫時擴(kuò)展的方案。

通過檢索，筆者認(rèn)為將區(qū)別技術(shù)特征一加入獨(dú)權(quán)中得到的修改后的獨(dú)權(quán)，比將區(qū)別技術(shù)特征二加入獨(dú)權(quán)中得到的修改后的獨(dú)權(quán)，創(chuàng)造性更高。

但通過筆者與本申請的發(fā)明人溝通，確定區(qū)別技術(shù)特征一沒有被應(yīng)用在實(shí)際生產(chǎn)中，區(qū)別技術(shù)特征二已經(jīng)被應(yīng)用在實(shí)際生產(chǎn)中。

由于已經(jīng)是對第二次審查意見通知書的答復(fù)，即使撤回申請，也不能節(jié)約實(shí)質(zhì)審查的費(fèi)用。因此，對于答復(fù)時申請文件的修改，呈現(xiàn)在筆者面前的有兩個方向：方向一：依據(jù)區(qū)別技術(shù)特征一對申請文件進(jìn)行修改，本申請授權(quán)可能性較高。

由于實(shí)際生產(chǎn)中，功耗自動控制的開關(guān)由是否得電控制，通過監(jiān)測流量控制功耗自動控制的開關(guān)，在實(shí)際生產(chǎn)中并沒有得到應(yīng)用，并且發(fā)明人認(rèn)為其在未來得到應(yīng)用的可能性較小。那么，即使依據(jù)區(qū)別技術(shù)特征一對申請文件進(jìn)行修改，使這個專利獲得了授權(quán)，也不能為申請人帶來利益。相反的，由于申請人每年需要為該專利繳納年費(fèi)，該專利還會使申請人利益受損。

方向二：依據(jù)區(qū)別技術(shù)特征二對申請文件進(jìn)行修改，本申請授權(quán)的可能性較低。

如果審查員認(rèn)為依據(jù)區(qū)別技術(shù)特征二修改得到的獨(dú)權(quán)仍不具備創(chuàng)造性，導(dǎo)致本申請被駁回，申請人會錯過獲得本申請專利權(quán)的機(jī)會，申請人獲得的授權(quán)專利的數(shù)量會減少一個。

這時，就要考慮到申請人的實(shí)際需求。申請人是想要能夠保護(hù)產(chǎn)品的專利？還是想要更多的專利數(shù)量？

筆者通過和對方的專利工程師溝通，專利工程師確認(rèn)，對方想要的是能夠保護(hù)產(chǎn)品、能夠?yàn)樽陨韼砝娴膶＠?，并不追求專利的?shù)量。

因此，筆者選擇了方向二對本申請的申請文件進(jìn)行了修改，對方專利工程師通過審核筆者的答復(fù)文件，認(rèn)可了筆者的修改方式。

通過這個案例，可以發(fā)現(xiàn)，技術(shù)交底書可能是在產(chǎn)品生產(chǎn)前撰寫的，在實(shí)際生產(chǎn)過程中，技術(shù)交底書中記載的技術(shù)方案，并不一定都會得到應(yīng)用。專利代理師在答復(fù)審查意見時，不僅僅需要讓專利獲得授權(quán)，更需要考慮到申請人的實(shí)際需求，在答復(fù)中修改申請文件時，要選擇適合客戶需求的修改方向。尤其對于區(qū)別技術(shù)特征沒有應(yīng)用于實(shí)際產(chǎn)品中的申請文件，在答復(fù)審查意見時要與客戶充分溝通，了解客戶的實(shí)際需求，才能更好的為客戶服務(wù)。