作者：胡琳 專利代理師

對(duì)于專利代理師來說，在專利審查意見答復(fù)過程中，會(huì)經(jīng)常碰到審查員以最接近的對(duì)比文件，將權(quán)利要求中的一些技術(shù)特征作等同對(duì)比，而其他區(qū)別技術(shù)特征則以“公知常識(shí)”或“顯而易見”為由，否定權(quán)利要求的創(chuàng)造性。對(duì)于這類審查意見的答復(fù)，專利代理師該如何應(yīng)對(duì)呢？筆者認(rèn)為，可以從以下三個(gè)方面進(jìn)行思考：1）特征等同的認(rèn)定是否正確；2）該區(qū)別技術(shù)特征本身是否為公知常識(shí)；3）該公知常識(shí)與最接近的對(duì)比文件能否結(jié)合。

一、特征等同的認(rèn)定是否正確

在審查過程中，審查員通常會(huì)將權(quán)利要求中的一些技術(shù)特征進(jìn)行等同對(duì)比，其中一些等同對(duì)比無疑是正確的，然而，并不能排除審查員錯(cuò)誤認(rèn)定的情況，審查員如果不是本領(lǐng)域技術(shù)人員，事實(shí)上很容易把專利申請(qǐng)中某個(gè)技術(shù)特征錯(cuò)誤等同于對(duì)比文件中的某個(gè)技術(shù)特征。筆者在專利實(shí)務(wù)過程中就碰到過這樣的情況：

本申請(qǐng)公開了一種視頻幀的提取方法，包括：基于第一采樣步長(zhǎng)獲取對(duì)象視頻的關(guān)鍵幀，基于第二采樣步長(zhǎng)從關(guān)鍵幀中獲取待提取的關(guān)鍵幀，根據(jù)關(guān)鍵幀時(shí)間戳讀取對(duì)應(yīng)關(guān)鍵幀的幀數(shù)據(jù)，并基于幀數(shù)據(jù)的硬解碼結(jié)果生成與該關(guān)鍵幀對(duì)應(yīng)的縮略圖。

審查員認(rèn)為最接近的對(duì)比文件公開的將輸入視頻流分為多個(gè)鏡頭，提取每個(gè)鏡頭的關(guān)鍵幀相當(dāng)于公開了基于第一采樣步長(zhǎng)獲取對(duì)象視頻的關(guān)鍵幀，對(duì)比文件公開的將與鏡頭相對(duì)應(yīng)的多個(gè)關(guān)鍵幀分為與代表幀的預(yù)定數(shù)目相同的多個(gè)群，以及從每個(gè)群中提取代表幀相當(dāng)于公開了基于第二采樣步長(zhǎng)從關(guān)鍵幀中獲取待提取的關(guān)鍵幀，第二采樣步長(zhǎng)根據(jù)待提取的幀個(gè)數(shù)來確定，而獨(dú)立權(quán)利要求1中其他技術(shù)特征為區(qū)別技術(shù)特征，屬于公知常識(shí)，因此不具備創(chuàng)造性。

在收到審查意見通知書后，筆者首先就審查意見通知書中的特征比對(duì)進(jìn)行了認(rèn)真分析，并在分析過程中找到了答復(fù)的突破口，筆者發(fā)現(xiàn)，對(duì)比文件公開的基于鏡頭分割的方法與本申請(qǐng)中基于采樣的方法實(shí)際上是關(guān)鍵幀提取的兩種不同方法，現(xiàn)有技術(shù)雖然也存在基于采樣的關(guān)鍵幀提取方法，但現(xiàn)有技術(shù)是按照固定采樣步長(zhǎng)進(jìn)行提取幀畫面，而本申請(qǐng)是按照兩次采樣步長(zhǎng)的方式獲取關(guān)鍵幀時(shí)間戳，因此，筆者在意見陳述中重點(diǎn)指出了審查意見中確定的區(qū)別技術(shù)特征不準(zhǔn)確，并通過檢索技術(shù)文獻(xiàn)進(jìn)行了論述支持，最后該案在本次答復(fù)之后即獲得了授權(quán)。

二、該區(qū)別技術(shù)特征本身是否為公知常識(shí)

在審查意見通知書中我們可以經(jīng)?？吹竭@樣的表述——XXX區(qū)別技術(shù)特征是本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段，或者對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說，XXX區(qū)別技術(shù)特征是不需要付出創(chuàng)造性的勞動(dòng)便可以實(shí)現(xiàn)的，屬于公知常識(shí)。對(duì)于公知常識(shí)的答復(fù)往往不能直接進(jìn)行簡(jiǎn)單反駁，但申請(qǐng)人又很難窮盡現(xiàn)有技術(shù)方面的證據(jù)去說服審查員。面對(duì)這一問題，筆者認(rèn)為，可以從被認(rèn)為是“公知常識(shí)”的區(qū)別技術(shù)特征所解決的技術(shù)問題入手，根據(jù)技術(shù)問題確定現(xiàn)有技術(shù)中解決這一問題所采用的技術(shù)手段，其中，現(xiàn)有技術(shù)手段的確定方法可以是從本申請(qǐng)記載的背景技術(shù)中進(jìn)行查找，也可以是通過檢索技術(shù)資料，在確定出現(xiàn)有技術(shù)手段后，結(jié)合該現(xiàn)有技術(shù)手段的技術(shù)特征、技術(shù)效果與本申請(qǐng)的區(qū)別技術(shù)特征以及該區(qū)別技術(shù)特征帶來的技術(shù)效果進(jìn)行對(duì)比分析，以確定本申請(qǐng)中的區(qū)別技術(shù)特征具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。

三、該公知常識(shí)與最接近的對(duì)比文件能否結(jié)合

對(duì)于審查員認(rèn)定為公知常識(shí)的區(qū)別技術(shù)特征，本領(lǐng)域技術(shù)人員是否必然想到將其與對(duì)比文件進(jìn)行結(jié)合呢？其實(shí)并不一定。如果該區(qū)別技術(shù)特征與最接近的現(xiàn)有技術(shù)存在結(jié)合沖突或者雖然不存在結(jié)合沖突但不容易想到結(jié)合，那么也就不存在結(jié)合的可能性。

一方面，在答復(fù)是否存在結(jié)合啟示時(shí)，可以先進(jìn)行假設(shè)性結(jié)合的分析，如果假設(shè)能夠結(jié)合會(huì)出現(xiàn)結(jié)合后得到的技術(shù)方案與對(duì)比文件的發(fā)明目的、技術(shù)效果相抵觸的情況，則可以斷定本領(lǐng)域技術(shù)人員不會(huì)有動(dòng)機(jī)將區(qū)別技術(shù)特征結(jié)合到對(duì)比文件中。

筆者在工作中接觸過一個(gè)案例，審查員認(rèn)定的本申請(qǐng)的區(qū)別技術(shù)特征是通過文字場(chǎng)景匹配度以及視頻場(chǎng)景匹配度，得到匹配的目標(biāo)視頻，區(qū)別技術(shù)特征所要實(shí)現(xiàn)的是視頻搜索的精準(zhǔn)性，然而，對(duì)比文件的技術(shù)方案在于實(shí)現(xiàn)對(duì)多媒體對(duì)象的簡(jiǎn)便搜索，如果將本申請(qǐng)的區(qū)別技術(shù)特征與對(duì)比文件進(jìn)行結(jié)合，顯然是與對(duì)比文件的發(fā)明目的、技術(shù)效果都是相抵觸的，因?yàn)榭紤]參考視頻與關(guān)鍵字的匹配度無疑會(huì)增加搜索時(shí)的數(shù)據(jù)運(yùn)算量，增加匹配運(yùn)算時(shí)間，降低搜索效率，影響對(duì)多媒體對(duì)象的簡(jiǎn)便快速搜索，對(duì)比文件與該公知常識(shí)的結(jié)合明顯會(huì)發(fā)生結(jié)合沖突。

另一方面，如果對(duì)比文件中沒有記載本申請(qǐng)中的技術(shù)問題，本領(lǐng)域的技術(shù)人員只是知曉現(xiàn)有技術(shù)，并不具有創(chuàng)造力，那么沒有創(chuàng)造力的本領(lǐng)域技術(shù)人員在現(xiàn)有技術(shù)并未記載該技術(shù)問題時(shí)，也是不可能容易想到解決該技術(shù)問題的，因此也不容易想到在對(duì)比文件的基礎(chǔ)上結(jié)合區(qū)別技術(shù)特征。

之前筆者復(fù)審成功過一個(gè)案例，其中，審查員認(rèn)為通過加載圖像采集控件來對(duì)圖像采集硬件進(jìn)行開啟和控制是本領(lǐng)域的慣用技術(shù)手段，然而，事實(shí)上，在本申請(qǐng)的應(yīng)用場(chǎng)景下，圖像采集控件是用于解決判斷在圖像采集硬件開啟前圖像采集硬件與終端之間的兼容性的問題，即通過圖像采集控件判斷圖像采集硬件與終端之間是否兼容性，然而對(duì)比文件中并沒有記載判斷兼容性的相關(guān)技術(shù)問題，因此，審查員認(rèn)為在對(duì)比文件的基礎(chǔ)上容易結(jié)合該區(qū)別技術(shù)特征得到本申請(qǐng)的技術(shù)方案的觀點(diǎn)顯然是無法成立的。

對(duì)于專利代理師來說，專利審查意見的答復(fù)是工作中的重點(diǎn)，也是工作中的難點(diǎn)。在答復(fù)審查意見時(shí)，不僅要有與審查員斗智斗勇的決心，還必須掌握各種答復(fù)技巧，具備清晰的答復(fù)思路。以上僅僅是筆者在工作中的一些總結(jié)與體會(huì)，若有不妥，歡迎各位不吝指正。