作者：宋曉寶 合伙人、日韓代理部副經(jīng)理、資深專利代理師

在專利實務(wù)中，核實優(yōu)先權(quán)是一個非常重要的環(huán)節(jié)，無論在授權(quán)階段、確權(quán)階段還是侵權(quán)階段，通過核實優(yōu)先權(quán)，往往能夠得到事半功倍的效果。

對外國優(yōu)先權(quán)，我國《專利法》第二十九條第一款有如下規(guī)定：申請人自發(fā)明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi)，或者自外觀設(shè)計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內(nèi)，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認(rèn)優(yōu)先權(quán)的原則，可以享有優(yōu)先權(quán)。

對本國優(yōu)先權(quán)，我國《專利法》第二十九條第二款有如下規(guī)定：申請人自發(fā)明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi)，又向國務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優(yōu)先權(quán)。

本申請涉及一種裝置，并且存在一件作為其優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請，其優(yōu)先權(quán)日為2014年8月29日，本申請的權(quán)利要求1具有A特征和B特征。

審查員引用了對比文件1，并指出，對比文件1的申請日為2014年10月23日，優(yōu)先權(quán)日為2013年10月23日，均早于本申請的優(yōu)先權(quán)日2014年8月29日。而對比文件1的公開日為2016年5月18日，也就是說在本申請的優(yōu)先權(quán)日之后，對比文件1公開了本申請的權(quán)利要求1的技術(shù)方案，因此，對比文件1構(gòu)成本申請權(quán)利要求1的“抵觸申請”，本申請的權(quán)利要求1相對于對比文件1不具有新穎性。

至此，如果審查員的認(rèn)定屬實，則需要對本申請的權(quán)利要求進(jìn)行修改。

但是，經(jīng)對對比文件1進(jìn)行核實，對比文件1具有多個優(yōu)先權(quán)，存在兩件作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請，在先申請1的申請日為2013年10月23日，而在先申請2的申請日為2014年8月29日，具體如下表所示。

從上表可知，在先申請2的申請日與本申請的優(yōu)先權(quán)日相同，都為2014年8月29日，在先申請2公開的內(nèi)容并不能作為用于評價本申請的參照物，也就是說，對比文件1不能作為抵觸申請來否定本申請的權(quán)利要求1的新穎性。

另一方面，對比文件1將在先申請1的申請日2013年10月23日作為優(yōu)先權(quán)日，在先申請1僅公開了特征A，而本申請權(quán)利要求1的特征是特征A和特征B，因此就公開的內(nèi)容看也無法否定本申請權(quán)利要求1的新穎性。

2018年十大專利復(fù)審無效案件“電動獨輪車”案中，涉案專利的申請日為2011年4月1日，其要求了申請日為2010年9月6日的中國在先申請的優(yōu)先權(quán)。

無效程序中請求人提交的一份用于評價本專利創(chuàng)造性的證據(jù)，其公開日為2011年3月5日，介于本專利的本國優(yōu)先權(quán)日和申請日之間。另外，請求人又提交一份美國專利申請，該美國申請的申請日為2011年9月15日，其中包含的兩件美國臨時申請的申請日分別為2010年3月9日和2010年3月18日。

請求人主張，美國專利申請的內(nèi)容與本專利完全對應(yīng)，兩者屬于相同主題的發(fā)明創(chuàng)造，美國專利申請包含的兩件美國臨時申請的申請日均早于作為涉案專利本國優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的中國在先申請的申請日，由此可知中國在先申請不是相同主題的首次申請，本專利不能享有本國優(yōu)先權(quán)。

專利權(quán)人辯稱，對于本國優(yōu)先權(quán)，作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的中國在先申請應(yīng)該是在中國范圍內(nèi)的第一次申請，而非請求人主張的世界范圍內(nèi)的第一次申請。作為本專利優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的中國在先申請是相同主題在中國范圍內(nèi)的第一次申請，因此本專利符合本國優(yōu)先權(quán)規(guī)定，其本國優(yōu)先權(quán)成立。

原專利復(fù)審委員會對《專利法》第二十九條關(guān)于本國優(yōu)先權(quán)規(guī)定中的“在中國第一次提出專利申請”的含義給出了明確解釋，認(rèn)為作為本國優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的中國在先申請應(yīng)當(dāng)是世界范圍內(nèi)的首次申請，并且經(jīng)對涉案專利權(quán)利要求1-9逐一進(jìn)行優(yōu)先權(quán)核實，認(rèn)定權(quán)利要求2和9可以享有本國優(yōu)先權(quán)，其余權(quán)利要求均不能享有本國優(yōu)先權(quán)。最終，涉案專利被部分無效。

在SEB公司訴華騰公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛一案【（2017）粵73民初1212號）】中，被告華騰公司作為現(xiàn)有技術(shù)抗辯，向法院提交了如下證據(jù)（對比專利）：1.專利號為ZL200580018875.3、名稱為“自動涂覆油脂的煎炸鍋”的發(fā)明專利說明書。該專利申請日為2005年6月8日，授權(quán)公告日為2009年9月9日，優(yōu)先權(quán)日2004年6月8日，國際公布日2006年1月5日，專利權(quán)人為塞伯股份有限公司（也即SEB公司）。

法院認(rèn)為，涉案專利申請日為2007年2月1日，優(yōu)先權(quán)日為2006年2月1日，故應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國專利法》（2000年修正）界定現(xiàn)有技術(shù)。上述對比專利的優(yōu)先權(quán)日2004年6月8日，早于涉案專利的優(yōu)先權(quán)日2006年2月1日，但是其授權(quán)公告日為2009年9月9日，晚于涉案專利優(yōu)先權(quán)日，故華騰公司依據(jù)該對比專利所主張的不侵權(quán)抗辯從性質(zhì)而言不屬于現(xiàn)有技術(shù)抗辯。進(jìn)而，基于《中華人民共和國專利法》（2000年修正），華騰公司依據(jù)對比專利所主張的不侵權(quán)抗辯也不構(gòu)成抵觸申請。故華騰公司的現(xiàn)有技術(shù)抗辯不成立，法院不予支持。

綜上，筆者認(rèn)為，無論在哪個階段，核實優(yōu)先權(quán)是在專利代理實務(wù)中的一項重要內(nèi)容之一，是進(jìn)行技術(shù)內(nèi)容對比的前提環(huán)節(jié)，通過核實優(yōu)先權(quán)，往往能夠事半功倍，出奇制勝。