作者：程秀娟 隆天知識產(chǎn)權代理有限公司 流程業(yè)務管理部

關于美國申請，相信大家對IDS這個名詞都不陌生。IDS，即Information Disclosure Statement，通常翻譯為信息揭露聲明，這是對于申請專利一方（包括發(fā)明人、申請人/受讓人、代理人等）在整個專利申請過程中獲知與發(fā)明的可專利性相關的技術資料（包括專利文件和非專利文獻等）時，需要告知美國專利商標局（USTPO）的一項義務。對于此項規(guī)定，USTPO有具體的規(guī)定，詳見鏈接：http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s609.html。

那么，對于此項義務，需要如何履行，如未履行或未及時履行的會產(chǎn)生何后果呢？讓我們一一說起。

一、收到哪些文件時，需要準備并提交IDS呢？

1、申請人獲得檢索機構出具的檢索結果；

2、如果該美國申請存在相關申請，包括但不限于作為其優(yōu)先權的中國或他國申請、相關PCT申請、相關海外申請、分案申請及其相關申請、繼續(xù)申請及其相關申請，等等，此類相關申請收到的審查意見或?qū)彶榻Y果；

3、提供其他途徑獲知的相關對比文件等。

二、IDS文件到底包括哪些呢？

1、聲明書：申請人用以向USTPO陳述相關的信息，如：該相關文件自申請人得知之日起是否超過3個月，申請人遞交所附文件并不代表申請人承認所列的文件是公知技術（prior art）等。

2、PTO/SB/08表格：需要列出已得知的全部相關專利信息（包括美國專利和非美國專利）、相關的非專利文獻的信息。

3、非美國專利文件和全部非專利文獻：需要同時上傳完整的專利文件和全部非專利文獻以及其相關英文說明；對于英文說明，專利局沒有具體的規(guī)定，申請人可視這些引用文件與本申請的相關性而提供其摘要或相關段落的英譯文，必要時，可提供全文英譯文。

三、IDS的提交時機及其相關費用

根據(jù)美國專利法規(guī)的相關規(guī)定，申請人有責任在專利申請過程中隨時向USPTO告知影響其申請可專利性的國內(nèi)外任何文獻和信息，如果USPTO發(fā)現(xiàn)申請人有隱瞞不報的情況，可能會導致申請人的權利受到損失等不良后果。

從這個角度來講，最穩(wěn)妥的作業(yè)模式，就是隨時提交，即收到相關案的審查意見或?qū)彶榻Y果，或者已知其他相關文件時，立即向?qū)＠诌f交。

然而，為了使申請人對于IDS的不同遞交節(jié)點所需的官費及相關法律效果更加清晰，我們在多年的實踐經(jīng)驗中，結合美國專利審查指南（MPEP）第609條的相關規(guī)定，總結歸納了下表，以供申請人參考：

重要提示：凡不滿足上述期限和條件或應繳而未繳足相應官費而提交的IDS，原則上，審查員不予考慮。

四、其他注意事項：

1、如果未履行或未及時履行IDS的義務，的可能會給專利申請人帶來不良的法律后果。

2、申請人在收到相關對比文件之后，發(fā)現(xiàn)部分對比文件對自己的申請沒有實質(zhì)性影響（即不material ），應如何做出反應？

實際上，對比文件是否對本申請有實質(zhì)性影響、或是否為公知技術等具體的判斷在審查員，這些對比文件作為IDS遞交之后，如果審查員認為material，申請人可視情況修改權利要求，但如果未作為IDS提交，導致的后果則有可能是在后續(xù)的訴訟過程中，因此被無效，最終可能導致該專利不可實施（unenforceable）。具體可參看American Calcar 訴 Amer. Honda Motor Co.的判例內(nèi)容。簡言之，將所有已知文件遞交至USPTO，是完成IDS義務降低風險的最好辦法。

3、關于IDS的遞交時間，如上文第三點的表格中可以看出在官費及相關準備文件上有所不同，但是，需要注意的是，根據(jù)最新的美國判例，OA答復之日后提交的IDS文件，有可能影響該案的PTA（Patent Term Adjustment，專利期限調(diào)整）。

具體可參看2015年2月Gilead Science訴Michelle Lee（著名的吉利德科學公司訴Michelle Lee）的判例內(nèi)容。

該判例中涉及的專利申請過程大致如下：

A.2008.2.22：Gilead提交申請

B.2009.11.18：專利局發(fā)出縮限通知書（Restriction Requirement）

C.2010.2.18：Gilead提交縮限通知書的答復文本

D.2010.4.16：57天之后，Gilead提交補充IDS，告知該申請存在兩件相關申請可能存在與本案相關的主題（Applicant herein apprises the Patent Office of the following co-pending and co-owned U.S. patent Application that contain subject matter that may be related to the present application.）

E.2010.10.27：發(fā)出非最終駁回通知（即Non-final Rejection）

F.2011.4.12：發(fā)出最終駁回通知（即Final Rejection）

G.2011.7.29：USPTO發(fā)出授權通知書

H.2012.4.3：專利局發(fā)出證書，專利號8,148，374

該案Gilead主要的訴訟請求在于，縮限通知書答復至IDS提交之間的57天不應落在Gilead頭上，不應從PTA中刨除。最終，聯(lián)邦法院駁回了Gilead的請求，此57天從PTA中刨除，即減去57天。

由此可見，雖然此次IDS文件的遞交節(jié)點落在上文第三點表中的第1期中，即Non-final OA發(fā)文日之前，無官費、審查員應予考慮，但是卻因為未與縮限通知書答復文件同時遞交而縮短了專利權人的專利有效期間。考慮到美國是判例法國家，因此，此點請申請人在今后的IDS申請策略上予以考慮。

最后，有如下幾點請注意：

1、僅美國發(fā)明申請（Utility application，也稱實用專利申請）需要提交IDS，臨時申請（Provisional application）及外觀申請（Design application）均無需提交。

2、以上所列官費均為當前標準。

3、由于IDS的復雜性，以上僅代表本人對于IDS當前的一些淺顯的理解，不一定代表本人過去、當前或者將來雇主的觀點。