作者：董江霞 隆天知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 流程業(yè)務(wù)管理部

隨著中國申請(qǐng)人希望其發(fā)明創(chuàng)造在國外得到專利保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)，以及通過國際協(xié)作的模式完成的專利申請(qǐng)的增多，越來越多的申請(qǐng)人開始關(guān)注專利法第三次修改后關(guān)于“保密審查”的規(guī)定，本篇文章就申請(qǐng)人關(guān)心的幾個(gè)問題進(jìn)行介紹：

問題一：什么情況下需要提交保密審查請(qǐng)求？

專利法第二十條第一款規(guī)定，任何單位或者個(gè)人將在中國完成的發(fā)明或者實(shí)用新型向外國申請(qǐng)專利的，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)經(jīng)專利局進(jìn)行保密審查。

從以上規(guī)定可以看出：首先，向外國申請(qǐng)專利的保密審查程序的主體是“任何單位或者個(gè)人”。其次，向外國申請(qǐng)專利的保密審查程序的客體是在中國完成的“發(fā)明或?qū)嵱眯滦?/span>”，不包括外觀設(shè)計(jì)。第三，申請(qǐng)人需要先向?qū)＠痔岢霰Ｃ軐彶檎?qǐng)求，在收到專利局“不予保密”的決定后，再向外國申請(qǐng)專利。

問題二：如何理解“在中國完成的發(fā)明或者實(shí)用新型”？

專利法實(shí)施細(xì)則第八條第一款明確規(guī)定，“在中國完成的發(fā)明或者實(shí)用新型”是指技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容在中國境內(nèi)完成的發(fā)明或者實(shí)用新型。所謂“實(shí)質(zhì)性內(nèi)容”，是指如果發(fā)明或者實(shí)用新型具有新穎性和創(chuàng)造性的實(shí)質(zhì)性技術(shù)特征是在中國境內(nèi)完成的，就可以認(rèn)定該發(fā)明或者實(shí)用新型屬于在中國完成?，F(xiàn)在有很多發(fā)明創(chuàng)造是通過國際協(xié)作的模式完成的，如果一個(gè)發(fā)明創(chuàng)造的一部分是在中國境內(nèi)完成的，另一部分是在國外完成的，對(duì)于這種情形，應(yīng)當(dāng)考察該發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)質(zhì)性部分是否在中國完成，如果答案是肯定的，就應(yīng)當(dāng)認(rèn)為該發(fā)明創(chuàng)造屬于“在中國完成的發(fā)明創(chuàng)造”。相反，如果科研人員在中國境內(nèi)開展的工作僅限于資料收集、數(shù)據(jù)分析或者輔助測試等，而對(duì)該發(fā)明或者實(shí)用新型區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)的實(shí)質(zhì)性技術(shù)特征沒有作出貢獻(xiàn)，就可以認(rèn)定該發(fā)明或者實(shí)用新型的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容不是在中國境內(nèi)完成的。

問題三：若申請(qǐng)人不按照規(guī)定提交保密審查請(qǐng)求，會(huì)導(dǎo)致什么后果？

專利法第二十條第四款明確規(guī)定，對(duì)違反本條第一款規(guī)定向外國申請(qǐng)專利的發(fā)明或者實(shí)用新型，在中國申請(qǐng)專利的，不授予專利權(quán)。

另，根據(jù)中國專利法實(shí)施細(xì)則第六十五條的規(guī)定，無效宣告請(qǐng)求的理由中包括不符合專利法第二十條第一款的規(guī)定，即，不符合向國外申請(qǐng)專利的保密審查要求的專利申請(qǐng)即使獲得授權(quán)也可能會(huì)被無效。也就是說，如果申請(qǐng)人不能按照專利法第二十條第一款的規(guī)定履行向國外申請(qǐng)專利的保密審查程序，則會(huì)導(dǎo)致喪失專利權(quán)。

問題四：提交保密審查請(qǐng)求，是否收取官費(fèi)？

目前，向?qū)＠痔峤槐Ｃ軐彶檎?qǐng)求，不收取官費(fèi)。

問題五：提交保密審查請(qǐng)求的方式有哪幾種？

專利法實(shí)施細(xì)則第八條第二款對(duì)保密審查的請(qǐng)求方式作了具體規(guī)定，以申請(qǐng)人是否首先在中國提出專利申請(qǐng)為基礎(chǔ)條件，確定了兩種提出保密審查請(qǐng)求的方式：

一、直接向外國申請(qǐng)專利的，需在向外國申請(qǐng)前先向?qū)＠痔岢霰Ｃ軐彶檎?qǐng)求，并詳細(xì)說明其技術(shù)方案。專利局將根據(jù)其說明的技術(shù)方案內(nèi)容來判定是否需要保密。

二、先在中國提出專利申請(qǐng)后再向外國申請(qǐng)專利的，保密審查請(qǐng)求可以與中國專利申請(qǐng)一并提出，也可以在提出中國專利申請(qǐng)之后提出。專利局將根據(jù)其中國專利申請(qǐng)的內(nèi)容來判定所述發(fā)明或者實(shí)用新型是否需要保密。

專利法實(shí)施細(xì)則第八條第三款規(guī)定，如果申請(qǐng)人就其發(fā)明或?qū)嵱眯滦?/span>向?qū)＠痔峤涣藢＠麌H申請(qǐng)，就視為申請(qǐng)人同時(shí)提出了保密審查請(qǐng)求。需要注意的是，此規(guī)定僅適用于以中國專利局為受理局提交的國際申請(qǐng)。如果申請(qǐng)人希望直接向世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織國際局提交國際申請(qǐng)，則應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定，事先向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出保密審查請(qǐng)求。

問題六：何時(shí)可以收到保密審查的結(jié)果？

專利局收到向外國申請(qǐng)專利保密審查請(qǐng)求文件之后，會(huì)立即啟動(dòng)審查程序，并及時(shí)發(fā)出《向外國申請(qǐng)專利保密審查意見通知書》，并將“文件不符合規(guī)定，保密審查請(qǐng)求視為未提出”、“明顯不需要保密，可以向外國申請(qǐng)專利”和“需作進(jìn)一步保密審查，暫緩向外國申請(qǐng)專利”三種結(jié)論通知申請(qǐng)人。對(duì)于已通知申請(qǐng)人暫緩向外國申請(qǐng)專利的，審查員會(huì)作進(jìn)一步保密審查，并將是否同意該技術(shù)方案向外申請(qǐng)的結(jié)論及時(shí)通知申請(qǐng)人。針對(duì)先在中國提出專利申請(qǐng)后再向外國申請(qǐng)專利的，此通知書隨《受理通知書》一同發(fā)出。

注：以上信息僅供參考。最新規(guī)定請(qǐng)以中國專利局發(fā)布的為準(zhǔn)。

參考文獻(xiàn)：中國專利法第二十條

中國專利法實(shí)施細(xì)則第八條、第九條

中國專利審查指南第五部分第五章6.向外國申請(qǐng)專利的保密審查

《專利法實(shí)施細(xì)則》第三次修改導(dǎo)讀

專利申請(qǐng)指南修訂導(dǎo)讀2010