作者：李默 專利代理人

眾所周知，不同國家的專利體系存在一定的差異化，因此與不同國家專利體系相對應(yīng)的專利申請文件的撰寫要求也就有很大不同。比如，USPTO（美國專利商標(biāo)局）建議的（但是并不是嚴(yán)格要求的）章節(jié)布局需要包括：發(fā)明的標(biāo)題、對相關(guān)申請的交叉引用、關(guān)于聯(lián)邦政府資助的研究或者開發(fā)的聲明、發(fā)明的背景技術(shù)、發(fā)明的概要、附圖的簡要說明、發(fā)明的詳細(xì)說明、權(quán)利要求、公開內(nèi)容的摘要、附圖等。申請人在準(zhǔn)備進(jìn)入美國的專利申請文件時，有很多不同于中國專利申請文件的撰寫技巧。本文僅簡要地討論在撰寫適合進(jìn)入美國的專利申請文件的背景技術(shù)和詳細(xì)說明部分時所需要注意的問題。

關(guān)于背景技術(shù)部分

在撰寫發(fā)明的背景技術(shù)部分時需要注意的問題是：最好不要寫得太詳細(xì)具體。USPTO建議發(fā)明的背景技術(shù)部分需要包括兩個部分—發(fā)明的技術(shù)領(lǐng)域和對相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)的說明。發(fā)明的技術(shù)領(lǐng)域要聲明本發(fā)明所屬于的技術(shù)領(lǐng)域（詳見MPEP（Manual of Patent Examining Procedure，專利審查作業(yè)手冊）608.01(c)）。雖然并不要求具有發(fā)明的技術(shù)領(lǐng)域，但是美國審查員還是希望看到對技術(shù)領(lǐng)域的說明。不建議將技術(shù)領(lǐng)域限定得過窄，否則在專利的審查過程中權(quán)利要求的范圍會被解讀為與該技術(shù)領(lǐng)域相符的較窄范圍。建議采用的撰寫格式為“本公開內(nèi)容一般涉及（與標(biāo)題和范圍最寬的權(quán)利要求的前序部分相對應(yīng)的較寬范圍的說明），更具體地，涉及（較窄范圍的說明）”。

針對相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)部分，USPTO建議（但是并不要求）：（i）聲明申請人已知的公開的現(xiàn)有技術(shù)或者其他信息，包括在適當(dāng)?shù)牡胤揭镁唧w的現(xiàn)有技術(shù)或者其他信息；（ii）申請人的發(fā)明解決的在公開的現(xiàn)有技術(shù)或者其他信息中所涉及的問題（詳見MPEP608.01(c)）。

中國的申請人通常遇到的問題是在背景技術(shù)中的現(xiàn)有技術(shù)小節(jié)里過于具體地討論說明現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)，并且論述得過于準(zhǔn)確。雖然這些討論說明很準(zhǔn)確，但是這些討論說明可能會導(dǎo)致審查員認(rèn)為本發(fā)明是顯而易見的。比如，對現(xiàn)有技術(shù)過于詳細(xì)的論述可能會導(dǎo)致審查員認(rèn)為該現(xiàn)有技術(shù)原本帶來了很大的進(jìn)展，而本發(fā)明卻只是一個非常小的改進(jìn)。對現(xiàn)有技術(shù)的論述也可能會導(dǎo)致審查員認(rèn)為本發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)的進(jìn)步不夠明顯（在現(xiàn)有技術(shù)已有的進(jìn)步的基礎(chǔ)上）。這樣的論述還可能會導(dǎo)致審查員對現(xiàn)有技術(shù)做出申請人并不希望的其他解讀。

另一個常見的問題是過于詳細(xì)地討論現(xiàn)有技術(shù)中存在的問題和本發(fā)明所解決的問題。如果這個問題只有有限種解決方案，那么本發(fā)明可能成為“顯而易見的有限次嘗試”而被判定為不可授予專利權(quán)。

通常推薦的背景技術(shù)部分的撰寫方法是：①最好不在背景技術(shù)小節(jié)具體地論述任何現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)，尤其盡量不要論述可能被認(rèn)定為“X”類和“Y”類的文獻(xiàn)；②最好是只論述大概的技術(shù)情況，而不要列出任何具體的文獻(xiàn)，當(dāng)然，如果一篇文獻(xiàn)可能會被認(rèn)定為“A”類文獻(xiàn)，那么就可以引用這篇文獻(xiàn)。

注意：以上技巧對避免不恰當(dāng)?shù)芈暶骷夹g(shù)問題或者錯誤地定位現(xiàn)有技術(shù)會有所幫助，并且有利于將審查員對現(xiàn)有技術(shù)作出其他解讀的可能性降到最低。但是，即使在背景技術(shù)部分沒有具體地討論，仍然需要向USPTO提交相關(guān)的參考文獻(xiàn)以及信息公開聲明以滿足坦誠義務(wù)（duty of candor）。

關(guān)于發(fā)明的詳細(xì)說明部分

基于已經(jīng)付諸實(shí)施的具體的實(shí)施方式/例子的權(quán)利要求的保護(hù)范圍在美國可能具有比在中國更大的靈活性，USPTO允許對已具體地舉例說明的實(shí)施方式進(jìn)行合理外推，并且在某些環(huán)境下，在專利的審查過程中也可能會接受后續(xù)補(bǔ)充提交的數(shù)據(jù)來支持要求保護(hù)的發(fā)明。

通常給出的撰寫建議是：①不要僅限于說明那些已經(jīng)付諸實(shí)施的實(shí)施方式，要將這些已具體舉例說明的實(shí)施方式的每一個要素的范圍擴(kuò)展到極致；②要注意到新穎性的要點(diǎn)并決定擴(kuò)展到什么程度才最合適；③考慮后續(xù)以及單獨(dú)提交變形或者改進(jìn)的實(shí)施方式的可能性。

提供實(shí)施方式時要分出具有不同范圍的層次，用具體的細(xì)節(jié)說明來支持每一種實(shí)施方式，這會給專利的審查過程帶來更多靈活性。分層次說明的方法是：從概括內(nèi)容向具體內(nèi)容推進(jìn)說明。例如，首先，寬泛地說明主要元素；接著，詳細(xì)地說明每一個主要元素；再接著，描述每一個主要元素下的子元素。針對每一個要求保護(hù)的元素和每一個方法步驟都要提供更加詳細(xì)的說明，這是為了在說明書中提供支持基礎(chǔ)或者退守點(diǎn)來應(yīng)對可能的專利適格性駁回或者避免全部駁回。

建議

當(dāng)撰寫針對美國的專利申請文件的說明書時，中國的申請人需要掌握一些技巧，建議申請人要注意背景技術(shù)部分盡量不要寫得太過具體，而在發(fā)明的詳細(xì)說明部分也就是實(shí)施方式的部分要盡量寫得寬泛并且再進(jìn)一步分層次地詳細(xì)說明，這些在后續(xù)的審查階段會給申請人帶來便利。