作者：李默 專利工程師

有的申請人在主張在先申請的優(yōu)先權(quán)來提出PCT申請時，想要對PCT申請文件的權(quán)利要求和/或說明書進(jìn)行修改，但是如果進(jìn)行了超出在先申請的記載范圍的修改，在進(jìn)入日本國家階段的審查階段或者授權(quán)登記后會產(chǎn)生如下文所述的不利影響。

對于在后申請（即，視為日本國內(nèi)申請的PCT申請）的權(quán)利要求的發(fā)明中的、超出在先申請（在首次申請國的申請）的申請文件的整體所記載的范圍的部分，不認(rèn)可其根據(jù)巴黎條約第4條主張的優(yōu)先權(quán)的效力。所以，針對這樣的權(quán)利要求的技術(shù)方案，不以在先申請日（優(yōu)先權(quán)日）而是以在后申請日（PCT申請日）為基準(zhǔn)來判斷新穎性以及創(chuàng)造性等專利授權(quán)要求。

因此，在進(jìn)入日本國家階段的審查階段中，若存在于在先申請日與在后申請日之間公開或者申請的現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)，則由于存在該現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)，而導(dǎo)致可能產(chǎn)生根據(jù)新穎性、創(chuàng)造性或者擴(kuò)大在先申請（相當(dāng)于中國專利法22條第2款后半部分的抵觸申請）的駁回理由。

同樣地，在授權(quán)登記后，由于存在于在先申請日與在后申請日之間公開或者申請的現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)，導(dǎo)致可能產(chǎn)生根據(jù)新穎性、創(chuàng)造性或者擴(kuò)大在先申請（相當(dāng)于中國專利法22條第2款后半部分的抵觸申請）的無效理由。

此外，巴黎條約第4條的F款認(rèn)可所謂的部分優(yōu)先權(quán)（partial priority）的效力。因此，不會僅由于在后的日本申請的說明書、權(quán)利要求書以及附圖包含未記載于在先的首次申請國的申請文件中的內(nèi)容，而導(dǎo)致在后的日本申請產(chǎn)生與記載要求（支持要求或者追加新內(nèi)容）有關(guān)的駁回理由或者無效理由。

關(guān)于是否認(rèn)可上述的優(yōu)先權(quán)主張的效力的判斷，有一點應(yīng)當(dāng)特別注意：

即使在后申請（視為日本國內(nèi)申請的PCT申請）的權(quán)利要求的文字表述與在先申請（首次申請國的申請）的權(quán)利要求的文字表述相同，假如向在后申請的說明書中追加了新的實施方式，有時也會導(dǎo)致在后申請的該權(quán)利要求的技術(shù)方案包含了超出在先申請的申請文件整體所記載的內(nèi)容的部分。在這種情況下，即使在后申請（視為日本國內(nèi)申請的PCT申請）的權(quán)利要求的文字表述與在先申請（第一國申請）的權(quán)利要求的文字表述相同，對于該在后申請的權(quán)利要求的技術(shù)方案中的、超出在先申請的申請文件整體所記載的內(nèi)容的部分，也不認(rèn)可其根據(jù)巴黎條約主張的優(yōu)先權(quán)的效力。

如果這樣做，即使在后申請（視為日本國內(nèi)申請的PCT申請）的權(quán)利要求的文字表述與在先申請（首次申請國的申請）的權(quán)利要求的文字表述相同，但是判斷該權(quán)利要求的發(fā)明的專利性時，也不是以在先申請日（優(yōu)先權(quán)日）而是以后的PCT申請日為基準(zhǔn)來進(jìn)行判斷。

舉一個例子，在在先申請的權(quán)利要求中記載了上位的技術(shù)方案（genus）A，在先申請的說明書中記載了下位的實施方式（species）a1的情況下，在后申請的權(quán)利要求中記載有與在先申請相同的上位的技術(shù)方案（genus）A，而在后申請的說明書中不僅記載有下位的實施方式（species）a1，而且還記載有新的下位的實施方式（species）a2。此處，上位的技術(shù)方案（genus）A共同包含下位的實施方式a1以及a2。

在這個例子的情況下，由于向在后申請的說明書中追加了下位的實施方式（species）a2，而導(dǎo)致對于在后申請的權(quán)利要求的上位的技術(shù)方案（genus）A中的、相當(dāng)于下位的實施方式（species）a2的部分，不認(rèn)可主張的優(yōu)先權(quán)的效力。隨之產(chǎn)生的結(jié)果是，針對記載了上位的技術(shù)方案（genus）A的在后申請的該權(quán)利要求，判斷專利性的基準(zhǔn)日不是在先申請日（優(yōu)先權(quán)日）而是變成在后申請日（PCT申請日）。

為了避免這種問題，可以采用如下的修改方法：例如，將與在日本國內(nèi)階段追加的實施方式（species）a2有關(guān)的技術(shù)方案提出分案申請，并從母案的說明書中刪除追加的實施方式（species）a2的記載內(nèi)容。通過這樣，母案的權(quán)利要求中所記載的上位的技術(shù)方案（genus）A根據(jù)巴黎條約主張的優(yōu)先權(quán)的效力就可以得到認(rèn)可。