作者：陳曦 專利代理人

在申請實務(wù)中，分案申請是重要的環(huán)節(jié)之一，各國分案申請制度其立法宗旨相似。但是，在實質(zhì)性及形式性要件上均有所差異，尤其在可提分案申請的時間要求上相差較大。筆者主要從如下幾方面來介紹日本分案申請制度。

一、分案申請人

在日本專利法中，對于分案申請人的相關(guān)規(guī)定與中國類似。根據(jù)日本專利法規(guī)定，分案申請人必須與原申請的申請人保持一致。另外，在原申請為多人共同申請的情況下，為了保護(hù)全體申請人的權(quán)益，分案申請須由原申請的全體申請人共同提出。有些情況下，原申請中公開的多個發(fā)明是由不同的發(fā)明人完成的，所以并不要求分案申請的發(fā)明人必須與原申請的發(fā)明人一致，而可以是其中的一部分成員。

二、可提出分案申請的時期

根據(jù)中國專利法的規(guī)定，能夠提出分案申請的時期相對比較寬松，如只要原申請還存續(xù)在中國知識產(chǎn)權(quán)局就可提出分案申請，或者在收到原申請授予專利權(quán)通知書之日起2個月內(nèi)也可提出分案申請。原申請在收到駁回決定之日起3個月內(nèi)，不論申請人是否提出復(fù)審請求，均可提出分案申請。在提出復(fù)審請求之后以及對復(fù)審決定不服提起訴訟期間，也可以提出分案申請。

相比之下，日本對于分案申請?zhí)岢銎谙薜囊蟾鼮閲?yán)格。經(jīng)過改法后，分案申請的期限雖然得以緩和，但申請人只可以在以下三種時期提出分案申請。

（1）可補(bǔ)正時期；

在對說明書、權(quán)利要求范圍、說明書附圖可進(jìn)行補(bǔ)正的時期包括：申請日起至最初及最后審查意見通知書的應(yīng)答期限（60天）內(nèi)的任何時間內(nèi)；在提出復(fù)審請求的同時；針對復(fù)審請求審理中發(fā)出的審查意見通知書進(jìn)行答復(fù)時。

（2）自授權(quán)通知之日起30天內(nèi)；

（3）自最初的駁回決定送達(dá)之日起3個月內(nèi)；

關(guān)于上述第（2）種時期，即自授權(quán)通知之日起30天內(nèi)可提出分案的時期，需要注意以下幾點(diǎn)：

?自授權(quán)通知后，如已經(jīng)交納了授權(quán)辦登的費(fèi)用，則即使還沒有超過30天，也不能提出分案申請，因此，需要在交納授權(quán)辦登費(fèi)用之前，提出分案申請。

?如果交納授權(quán)辦登費(fèi)用的期限已經(jīng)延長，則提出分案申請的期限也相應(yīng)延長。

?此處所說授權(quán)通知不包括在前置審查中授權(quán)的情況，也不包括經(jīng)復(fù)審程序授權(quán)的情況。這一點(diǎn)不同于中國，因此，在收到駁回決定后，最好在提出復(fù)審的同時，提出分案申請。

關(guān)于上述第（3）種時期，即最初的駁回決定送達(dá)之日起3個月內(nèi)可提出分案的時期，說明以下幾點(diǎn)：

改法前只有在提出復(fù)審請求時才能提出分案申請，因此，實務(wù)中出現(xiàn)了為了分案而不得不提出復(fù)審請求的情況。而經(jīng)過改法后，不論是否提出復(fù)審請求，均可提出分案申請，無疑給申請人帶來了福音。

三、分案申請的實質(zhì)性要件

根據(jù)中國專利法的要求，分案申請的內(nèi)容不得超過母案申請記載的范圍，而且，母案與分案申請的權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)分別保護(hù)不同的發(fā)明。

在日本實務(wù)中，根據(jù)分案申請的提出時間的不同，其所要滿足的實質(zhì)性條件也有所不同。

在上述第（1）種可提出分案的時期，即可補(bǔ)正時期提出的分案申請，需要滿足如下兩個要件：

（1）不應(yīng)當(dāng)將分案前的原申請說明書、權(quán)利要求書或附圖中所記載的發(fā)明的全部作為分案申請中的發(fā)明，這違背了分案申請的宗旨。

（2）分案申請的說明書、權(quán)利要求書或附圖中不應(yīng)當(dāng)包括未記載在原申請的原始說明書、權(quán)利要求書或附圖范圍內(nèi)的事項。

關(guān)于第一要件實務(wù)中很容易規(guī)避，關(guān)于第二要件，判斷有沒有記載在原申請說明書、權(quán)利要求書及附圖的判斷標(biāo)準(zhǔn)相同于補(bǔ)正是否超范圍的判斷標(biāo)準(zhǔn)。

而對于第（2）種以及第（3）種分案時期，即自授權(quán)通知之日起30天內(nèi)或自最初的駁回決定送達(dá)之日起3個月內(nèi)（不包括提出復(fù)審的同時提出分案申請的情形）提出的分案申請，除了上述第一要件和第二要件以外，還需要滿足下述第三要件。

（3）分案申請的說明書等中所記載的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)記載在分案申請當(dāng)前的原申請說明書等。

也就是說，在第（2）種以及第（3）種分案時期，分案申請中記載的內(nèi)容雖然已記載在原申請的原始申請文本中，但沒有記載在分案申請當(dāng)前的原申請的申請文件中時，不得對這些內(nèi)容提出分案申請。

如果是在第（1）種分案時期，在原申請的審查過程中刪除了一部分內(nèi)容，導(dǎo)致分案申請當(dāng)前的原申請中缺少了該部分內(nèi)容，則即使分案申請的說明書等中包括了該部分內(nèi)容，只要在原申請的原始申請文本中有相應(yīng)記載，就可通過修改的方式來補(bǔ)救，并在這種修改的基礎(chǔ)上進(jìn)行分案申請。

因此，在進(jìn)行從原申請的說明書中刪除某些內(nèi)容的修改時，必須十分謹(jǐn)慎，也不可盲目地按照審查員的要求來刪除原說明書中的內(nèi)容。

四、分案申請的分案申請

在中國，對于已提出過分案申請，申請人需要針對該分案申請再次提出分案申請的，再次提出分案申請的遞交時間仍應(yīng)當(dāng)根據(jù)原申請審核。

相對于此，在日本，即使母案已被授予專利權(quán)，只要其分案申請尚在日本專利局未審結(jié)，則無論母案申請?zhí)幱诤畏N狀態(tài)都可進(jìn)行再分案申請。

另外，基于分案申請再提出分案申請時，無論相對于母案還是分案申請都必須滿足上述實質(zhì)性要件。由于在后續(xù)的審查過程中申請人可能在分案申請的基礎(chǔ)上再次提出分案申請，因此，在分案申請中盲目刪減原申請說明書中記載的內(nèi)容都是不明智的行為，即使所刪除的內(nèi)容與分案申請中的發(fā)明無關(guān)。建議申請人在分案申請中最好是毫無遺漏地囊括原申請的說明書等中的所有內(nèi)容以及全部附圖等。