作者：

李靜 專利代理人、律師

張浴月 合伙人、高級專利代理人、律師、英德電學部經理

軟件，即由計算機實現(xiàn)的程序，在歐洲專利公約EPC立法時被明文排除在可授予專利的保護客體范圍之外。如EPC第52條第（2）款第（c）項規(guī)定，“…計算機程序應排除客體的可專利性…”，但同時EPC第52條第（3）款規(guī)定這樣的排除僅限于“這種客體本身（as such）”。這便為以后的軟件專利審查打開了一條生路。那么在歐洲專利局的審查實踐中是如何掌握“as such”尺度的，或者說什么樣的軟件專利才能獲得歐洲專利保護，這成為眾多想開拓歐洲市場的IT企業(yè)關注的問題。

將軟件絕對地排除在可授予專利的范圍之外顯然是不可取的。1986年歐洲專利局上訴委員會審理的Vicom案（T208/84）突破了這一絕對排除。在該案中，歐洲專利局上訴委員會認為“利用計算機執(zhí)行特定的程序、控制或執(zhí)行技術性處理，不可判定為主張計算機程序本身（as such）”。這將EPC第52條第（3）款的“as such”豁免與“技術性”要求聯(lián)系起來。1987年歐洲專利局上訴委員會KOCH & STRZEL案（T26/86）再次強調“歐洲專利局從未禁止混合有技術性和非技術性特征的發(fā)明取得專利”。也就是說，包含有技術性特征的軟件不屬于計算機程序本身，因而不應被排除在可授予專利的范圍之外。而1994年歐洲專利局上訴委員會的Sohei案（T769/92）更是進一步發(fā)展了上述觀點。在這個案件中，歐洲專利局上訴委員會認為軟件可能“藉由隱含的技術特征解決技術問題”。1998年IBM案（T1173/97）明確“當計算機程序產品在計算機內執(zhí)行時，如果它超越了程序（軟件）與計算機（硬件）之間“正?！蔽锢斫换プ饔?，而產生進一步的技術效果”，不應被排除在可授予專利的范圍之外。

綜合以上歐洲專利審查案例，歐洲專利審查指南（如參見2015年11月版歐洲專利審查指南）G-II-3.6對計算機程序客體審查做出以下規(guī)定，涉及計算機程序的發(fā)明可作為不同形式的“計算機實現(xiàn)發(fā)明”進行保護。計算機實現(xiàn)發(fā)明的權利要求主題可以是方法、執(zhí)行方法的裝置、計算機程序、載有計算機程序的物理介質（或計算機程序產品、數(shù)據(jù)載體、存儲介質、計算機可讀介質或信號）。

同時，對于計算機程序權利要求，歐洲專利審查指南G-II-3.6還規(guī)定，如果計算機程序在計算機上運行或加載到計算機上時能夠帶來超越程序（軟件）與運行其的計算機（硬件）之間的“正常”物理交互作用（例如，執(zhí)行程序在計算機中產生電流）的“進一步的技術效果”，則不應排除其可專利性。“進一步的技術效果”例如是對工業(yè)過程的控制、計算機本身或其接口的內部功能、影響過程的效率或安全性、對所需要的計算機資源的管理或者通信鏈接中數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俾?。根?jù)歐洲專利審查實踐，“進一步的技術效果”還例如包括對“真實世界”物理實體的改變、對在“真實世界”中獲得的數(shù)據(jù)的操作等等。當在計算機中運行時以軟件形式實現(xiàn)的數(shù)學方法也可能具有進一步的技術效果。

這里應注意的是，對各種軟件專利或計算機實現(xiàn)發(fā)明是否符合專利授予客體的審查并不建立在檢索現(xiàn)有技術的基礎上，這意味著歐洲審查員不能基于現(xiàn)有技術以EPC第52條駁回軟件專利申請，另一方面，如果歐洲審查員認為軟件專利申請不包含任何技術性特征，或不具有進一步技術效果，而以EPC第52條駁回軟件專利申請，則歐洲審查員可以不進行檢索，并對此審查意見無需給出任何文獻證據(jù)。

通過以上分析，應該肯定歐洲專利局對軟件客體可專利性的認定還是相當寬松的。然而，申請人切莫竊喜于這一步的成功，因為軟件專利若要獲得最終授權，在經過軟件客體可專利性審查的第一階段審查后還將面臨更大的挑戰(zhàn)，即創(chuàng)造性的審查。在歐洲專利局對軟件專利創(chuàng)造性的審查中，將再次提出“技術性”這一要求。

對軟件專利的兩階段審查方法（即第一階段可專利客體審查和第二階段創(chuàng)造性審查）可見于2000年歐洲專利局上訴委員會PBS案（T931/95）。在該案中，EPO認為雖然在第一階段審查中不能因為包含部分非技術性特征（如商業(yè)方法、藝術特征、智力規(guī)則）等，甚至因為這些非技術性特征是發(fā)明的主要部分，而否定其可專利性，但是在第二階段創(chuàng)造性審查中，在考察對解決技術問題的貢獻時這些非技術性特征（對技術性沒有貢獻）應被忽略，僅就技術特征（對技術性有貢獻）部分做貢獻性判斷。在2002年COMVIK（T0641/00）中，這一觀點被發(fā)展為“在評估創(chuàng)造性時考慮對發(fā)明的整體技術特性有貢獻的所有特征，而對發(fā)明的技術特性沒有貢獻的特征不能支持創(chuàng)造性”。

歐洲專利審查指南G-VII-5.4針對包含技術性特征和非技術性特征的混合權利要求的創(chuàng)造性審查做了以下規(guī)定，權利要求可以包含技術性特征和非技術性特征的混合，非技術性特征甚至可以是主要部分。但是，為了滿足EPC第56條（創(chuàng)造性）的規(guī)定，這類混合型發(fā)明需要具有對技術問題的技術解決方案。當評估混合型發(fā)明的創(chuàng)造性時進行問題-方案測試方法，使得創(chuàng)造性的認定不基于沒有技術貢獻的特征，而基于所有有技術貢獻的特征。

問題-方案測試方法的具體步驟是：（1）基于本發(fā)明的技術效果確定對本發(fā)明的技術特性有貢獻的特征；（2）基于有技術貢獻的特征找到最接近現(xiàn)有技術；（3）找到本發(fā)明與最接近現(xiàn)有技術的區(qū)別，(3a)如果沒有區(qū)別則本發(fā)明不具有新穎性；（3b）如果有區(qū)別但該區(qū)別沒有技術貢獻，則本發(fā)明不具有創(chuàng)造性；（3c）如果有區(qū)別并且該區(qū)別有技術貢獻，則基于這些特征取得的技術效果構建客觀技術問題，注意，如果有的區(qū)別特征能產生技術貢獻，有的區(qū)別特征不能產生技術貢獻，不能產生技術貢獻的部分也要用于構建客觀技術問題，成為發(fā)明必須要產生的限制；（3d）然后考察對客觀技術問題的技術方案對本領域技術人員是否顯而易見。

解決非技術問題，或者提出了技術問題、但用非技術方案避開技術問題而沒有用固有的技術方式解決技術問題的發(fā)明都不能通過創(chuàng)造性審查。例如，在分布式計算機系統(tǒng)上的在線游戲[1]，要解決的確實是技術問題——緩解網絡擁堵。但其采用的方案不是技術方案，而是一種管理手段，即，減少在線玩家的最大允許數(shù)量。在這個案例中，按照上述問題-方案測試方法，在步驟（3c）中，減少玩家最大允許數(shù)量的相應的區(qū)別特征沒有產生技術貢獻，因此在構建客觀技術問題時，只能成為發(fā)明必須要滿足的限制，最終沒有構建出真正的客觀技術問題。或者說，網絡擁堵的技術問題其實沒有通過技術方案來解決，而是通過非技術方案得到了規(guī)避。最終本案需要評價實現(xiàn)執(zhí)行減少玩家最大允許數(shù)量的具體技術方案的創(chuàng)造性，這其實對于本領域技術人員而言是顯而易見的。

由上面的審查步驟可見，問題-方案測試方法對“技術性”的要求相當嚴格，從有技術貢獻的特征的確定、最接近現(xiàn)有技術的檢索、區(qū)別特征的技術貢獻的認定、技術問題的構建到最后顯而易見性的判定，步步都要求“技術性”。

然而，“技術性”本身其實并不是一個十分確定的概念。雖然已經有很多什么是“技術性”什么是“非技術性”的例子，“技術性”的判定仍需要審查員的主觀判斷。因此，在撰寫歐洲軟件專利申請文件時，應盡量揉和進較多的“技術性”元素，而避免抽象的談論方法的實現(xiàn)。如用專業(yè)性更強的術語“遠程信號發(fā)射器”代替“終端”、“服務器”等通用常規(guī)的設備；增加技術問題、技術效果的描述；增加技術實現(xiàn)細節(jié)的公開，等等。

另外，在歐洲專利審查實踐中，“技術性”的概念也是不斷發(fā)展的。例如，截止發(fā)稿時止，筆者聞得歐洲專利審查實踐對GUI的發(fā)明專利的開放性態(tài)度，已出現(xiàn)認同，如果人機界面對于人的感官產生不假思索的生理影響，而非心理影響，則可被認為具有技術效果的案例。這便要求專利申請人和專利代理人不斷跟進歐洲專利最新案例，通過最新案例把握“技術性”在歐洲專利審查實踐中的尺度范圍，并為申請人的發(fā)明創(chuàng)造選擇、定做最有效的保護方式。

參考文獻

[1] 歐洲審查指南2015年11月版本 G-VII, 5.4.1