作者： 王衛(wèi)忠 隆天知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 國(guó)內(nèi)部

目前，申請(qǐng)人在專(zhuān)利申請(qǐng)程序中往往不清楚是否應(yīng)該提前公開(kāi)發(fā)明專(zhuān)利，本文希望站在申請(qǐng)人角度上論述一下相關(guān)決策思路，以供專(zhuān)利申請(qǐng)人參考。

圖1.決策參考示意圖

首先，這里先了解一下“提前公開(kāi)”的好處與壞處：

一、發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)?zhí)崆肮_(kāi)的好處

第一，可以縮短審批時(shí)間，早日獲得專(zhuān)利權(quán)。

根據(jù)專(zhuān)利法規(guī)定，一般只有在發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)公布后，才能進(jìn)入實(shí)審程序；一件發(fā)明專(zhuān)利從提交申請(qǐng)到授權(quán)，中間需要經(jīng)歷初步審查、公開(kāi)和實(shí)質(zhì)審查3個(gè)階段。所謂提前公開(kāi)，是指申請(qǐng)人依法要求提前公開(kāi)其專(zhuān)利申請(qǐng)，并應(yīng)提交提前公開(kāi)聲明。對(duì)于要求提前公開(kāi)的發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)，該申請(qǐng)經(jīng)初步審查合格后，即可進(jìn)入公布程序，一般自申請(qǐng)日起6～10個(gè)月即可公布。這相對(duì)于專(zhuān)利法規(guī)定的“自申請(qǐng)日起滿(mǎn)18個(gè)月，即行公布”可以縮短8至12個(gè)月等待進(jìn)入實(shí)審的時(shí)間。

第二，可以獲得更長(zhǎng)的臨時(shí)保護(hù)期，從而避免了可能的損失。

臨時(shí)保護(hù)只適用于公布后的發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)。若第三人獲知發(fā)明專(zhuān)利涉及的產(chǎn)品信息后，將有可能實(shí)施該發(fā)明專(zhuān)利。如果，申請(qǐng)人的專(zhuān)利申請(qǐng)已經(jīng)處于公開(kāi)狀態(tài)，則可以獲得臨時(shí)保護(hù)，一定程度上來(lái)避免侵害（臨時(shí)保護(hù)需要支付的費(fèi)用遠(yuǎn)低于侵權(quán)賠償），專(zhuān)利授權(quán)后便可以主張權(quán)利。

第三，可以避免競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就相同或類(lèi)似申請(qǐng)?jiān)趪?guó)內(nèi)外獲得專(zhuān)利權(quán)。

因?yàn)榭萍及l(fā)展迅速和取得信息的方便化，幾個(gè)申請(qǐng)人提出相同或類(lèi)似申請(qǐng)的時(shí)間越來(lái)越短，而判定發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)的授權(quán)條件的新穎性和創(chuàng)造性是與現(xiàn)有技術(shù)相比，現(xiàn)有技術(shù)是一個(gè)用來(lái)衡量發(fā)明創(chuàng)造是否具有新穎性和創(chuàng)造性的客觀參照物。

現(xiàn)有技術(shù)又稱(chēng)已有技術(shù)、公知技術(shù)、在先技術(shù)和先行技術(shù)，專(zhuān)利法實(shí)施細(xì)則第三十條指出“已有的技術(shù)是指申請(qǐng)日(有優(yōu)先權(quán)的指優(yōu)先權(quán)日)前在國(guó)內(nèi)外出版物上公開(kāi)發(fā)表，在國(guó)內(nèi)公開(kāi)使用或者以其他方式為公眾所知的技術(shù)?！?/span>

為了避免對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請(qǐng)授予專(zhuān)利權(quán)，在判斷新穎性時(shí)，除考慮現(xiàn)有技術(shù)外，還要考慮抵觸申請(qǐng)。所謂抵觸申請(qǐng)是相對(duì)于他人所遞交的在后申請(qǐng)而言的一種專(zhuān)利申請(qǐng)。在后申請(qǐng)與抵觸申請(qǐng)的申請(qǐng)人不同，但屬同樣的發(fā)明創(chuàng)造，且其申請(qǐng)日在抵觸申請(qǐng)的申請(qǐng)日之后，公開(kāi)日之前。

例如，張某在2001年2月3日遞交了一份“保溫材料”的發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)，該申請(qǐng)的公開(kāi)日為2002年1月5日，李某在2001年11月4日遞交了一份“保溫材料”的發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)。這種情況下則稱(chēng)張某的專(zhuān)利申請(qǐng)為李某的專(zhuān)利申請(qǐng)的抵觸申請(qǐng)，李某的專(zhuān)利申請(qǐng)為在后申請(qǐng)。

因此，對(duì)于在后申請(qǐng)而言，抵觸申請(qǐng)不屬于現(xiàn)有技術(shù)，在審查在后申請(qǐng)時(shí)，它是新穎性的一種特殊規(guī)則。而在評(píng)價(jià)在后申請(qǐng)的創(chuàng)造性時(shí)不考慮抵觸申請(qǐng)，即存在抵觸申請(qǐng)時(shí)，在后申請(qǐng)將以不具有新穎性而被駁回。抵觸申請(qǐng)中同樣的發(fā)明創(chuàng)造是指技術(shù)領(lǐng)域，所要解決的技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)方案相同，預(yù)期效果相同。其中不包括類(lèi)似申請(qǐng)，所謂類(lèi)似申請(qǐng)筆者認(rèn)為是指技術(shù)領(lǐng)域相同或相近，所要解決的技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)方案相近，技術(shù)效果相近的專(zhuān)利申請(qǐng)。

這樣就產(chǎn)生了一個(gè)問(wèn)題：如果在后申請(qǐng)與在先申請(qǐng)是類(lèi)似申請(qǐng)而非相同申請(qǐng)，那么在先申請(qǐng)就不能成為在后申請(qǐng)的抵觸申請(qǐng)，從而不能破壞其新穎性，而且不破壞其創(chuàng)造性，很有可能在后申請(qǐng)會(huì)被授予專(zhuān)利權(quán)。

二、發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)?zhí)崆肮_(kāi)的壞處

提前公開(kāi)發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)對(duì)申請(qǐng)人之“弊”體現(xiàn)在：

第一，專(zhuān)利申請(qǐng)的提前公開(kāi)，可能使競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手了解專(zhuān)利申請(qǐng)技術(shù)的時(shí)間提前，更早地在此基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)新，不利于專(zhuān)利申請(qǐng)人的競(jìng)爭(zhēng)地位。

第二，提前公開(kāi)申請(qǐng)文件的內(nèi)容可能會(huì)損害申請(qǐng)人的利益。例如，申請(qǐng)人申請(qǐng)一項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利后，可能出于某種原因撤回其專(zhuān)利申請(qǐng)。對(duì)撤回的專(zhuān)利申請(qǐng)，公開(kāi)和未公開(kāi)大不一樣。

如申請(qǐng)內(nèi)容尚未公開(kāi)，則申請(qǐng)人撤回專(zhuān)利申請(qǐng)后，該技術(shù)還可以作為一項(xiàng)技術(shù)秘密由其擁有，并且日后還可以重新提出專(zhuān)利申請(qǐng)并獲得專(zhuān)利權(quán)；如果申請(qǐng)內(nèi)容已經(jīng)公開(kāi)，則意味著該技術(shù)進(jìn)入了公知技術(shù)領(lǐng)域，申請(qǐng)人再就基于同一構(gòu)思的類(lèi)似創(chuàng)意申請(qǐng)專(zhuān)利，獲得授權(quán)的可能性要大大降低。申請(qǐng)人往往希望這種公開(kāi)晚一些，以便有更多的時(shí)間來(lái)最終決定是否公開(kāi)其技術(shù)或?yàn)榧夹g(shù)的公開(kāi)做準(zhǔn)備。

三、決策思路建議

基于上述分析，按作者目前理解，提前公開(kāi)的好處不受條件影響一般希望獲得，所以其對(duì)決策的影響并不起決定作用；則決定是否提前公開(kāi)最關(guān)鍵要權(quán)衡的是以上兩點(diǎn)壞處，既：一、將研發(fā)動(dòng)向提前暴露；二、損害整體的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)規(guī)劃?？梢?jiàn)下圖所示意。

圖2.產(chǎn)生專(zhuān)利申請(qǐng)時(shí)所處的研發(fā)階段，對(duì)于提出提前公開(kāi)的利弊權(quán)衡示意圖

按目前認(rèn)識(shí)，而決定上述兩點(diǎn)的影響程度的關(guān)鍵因素應(yīng)該分別是：

（一）距離產(chǎn)品上市時(shí)間的遠(yuǎn)近；

（二）技術(shù)創(chuàng)意的成熟度與專(zhuān)利布局的完整性。

因此，基本的判斷思路可以是：

1、提出專(zhuān)利的時(shí)間點(diǎn)或者考慮提前公開(kāi)的時(shí)間點(diǎn)，若距離專(zhuān)利產(chǎn)品上市公布時(shí)間在6個(gè)月以?xún)?nèi)，則可以基本判斷沒(méi)有壞處，或者說(shuō)壞處可以不考慮（因?yàn)楫a(chǎn)品上市基本帶來(lái)了技術(shù)公開(kāi)）；否則應(yīng)該按下面一條來(lái)考慮。

2、專(zhuān)利產(chǎn)品若仍處于項(xiàng)目策劃階段，距離最終的產(chǎn)品定型和上市仍不能準(zhǔn)確預(yù)估出時(shí)間，這種情況下產(chǎn)生的專(zhuān)利申請(qǐng)不宜提出“提前公開(kāi)”。若專(zhuān)利產(chǎn)品已經(jīng)過(guò)嚴(yán)格和綜合考慮的工程設(shè)計(jì)階段，技術(shù)創(chuàng)意的成熟度已經(jīng)足夠，壞處便會(huì)降的很低。此時(shí)，技術(shù)創(chuàng)意的成熟度與專(zhuān)利布局的完整性都能達(dá)標(biāo)，那么這時(shí)產(chǎn)生的專(zhuān)利應(yīng)該都可以提出提前公開(kāi)。當(dāng)然，最穩(wěn)妥的作法還是等到生產(chǎn)準(zhǔn)備階段或是上市準(zhǔn)備階段。

對(duì)于行業(yè)內(nèi)普遍的開(kāi)發(fā)周期很短的產(chǎn)品，比如快銷(xiāo)品中的食品、飲料等，若一般的研發(fā)周期都短于6個(gè)月，應(yīng)該可以直接以上述第1條來(lái)判斷決策。