作者：石海霞 專(zhuān)利代理人

一、前言

對(duì)于中國(guó)申請(qǐng)人而言，其進(jìn)入美國(guó)的很多申請(qǐng)會(huì)收到美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局（USPTO）發(fā)出的Restriction Requirement（下文簡(jiǎn)稱“縮限通知”）。縮限通知要求一份專(zhuān)利申請(qǐng)僅限制到單個(gè)發(fā)明（single invention）并且不會(huì)給審查員帶來(lái)過(guò)多的檢索負(fù)擔(dān)。

縮限通知的答復(fù)說(shuō)簡(jiǎn)單也不簡(jiǎn)單

稱其簡(jiǎn)單是因?yàn)椋凑彰绹?guó)專(zhuān)利實(shí)踐，在收到縮限通知時(shí)，無(wú)論申請(qǐng)人是否同意審查員對(duì)于權(quán)利要求的分組和歸類(lèi)，申請(qǐng)人都需要選擇一組權(quán)利要求（有時(shí)甚至需要選擇一個(gè)species）供審查員檢索，因而通常的答復(fù)思路就是直接明了地告訴審查員申請(qǐng)人的選擇。

稱其不簡(jiǎn)單是因?yàn)?，并非僅是考慮做個(gè)選擇，選完就完事大吉，實(shí)際上在整個(gè)審查階段申請(qǐng)人都需要考慮在答復(fù)縮限通知時(shí)做出的選擇是否合適；如果不合適，則需要通過(guò)后續(xù)審查意見(jiàn)（OA）答復(fù)階段的修改或爭(zhēng)辯來(lái)進(jìn)行補(bǔ)救；否則，有可能需要通過(guò)提出分案來(lái)保護(hù)未被選擇的權(quán)項(xiàng)，進(jìn)而造成申請(qǐng)費(fèi)用大幅上漲。

下面筆者通過(guò)近期處理過(guò)的一個(gè)案例來(lái)提供一種縮限通知的答復(fù)思路：

二、案例簡(jiǎn)介

本文討論的案例中，獨(dú)立權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)一種變換器電路，權(quán)利要求2-9是獨(dú)立權(quán)利要求1的從屬權(quán)利要求。權(quán)利要求1如下（注：為了便于閱讀和說(shuō)明，本文中的權(quán)利要求僅以中文示出并加入相關(guān)附圖標(biāo)記）：

“1、一種變換器電路，具有第一輸出（103）和第二輸出（104），包括：

第一變換器（G1）和第二變換器（G2），每個(gè)變換器包括：

(a) 開(kāi)關(guān)網(wǎng)絡(luò)電路（SNC1）；

(b) 第一變壓器（T1,1，T2,1）和第二變壓器（T1,2，T2,2），每個(gè)變壓器具有初級(jí)線圈以及至少一個(gè)次級(jí)線圈，其中所述開(kāi)關(guān)網(wǎng)絡(luò)電路與所述第一變壓器和第二變壓器的初級(jí)線圈彼此電性連接；

(c) 第一整流器（R1,1，R2,1）和第二整流器（R1,2，R2,2），分別電性耦接至所述第一變壓器和所述第二變壓器的次級(jí)線圈，每個(gè)整流器具有第一輸出（111,121）和第二輸出（112，122）；

其中所述第一變換器和第二變換器的所述第一整流器的所述第一輸出和第二輸出電性地并聯(lián)連接至第一輸出電容（CF1），該第一輸出電容電性連接在所述變換器電路的所述第一輸出和所述第二輸出之間；

并且其中所述第一變換器和第二變換器的所述第二整流器的所述第一輸出和第二輸出電性地并聯(lián)連接至第二輸出電容（CF2），該第二輸出電容電性連接在所述變換器電路的所述第一輸出和所述第二輸出之間?！?/span>

權(quán)利要求1對(duì)應(yīng)于如下圖1和圖2：

權(quán)利要求10請(qǐng)求保護(hù)一種權(quán)利要求1所述的變換器電路的布局，具體如下：

“10、一種權(quán)利要求1所述的變換器電路的布局，包括：主板（360），以及間隔分開(kāi)并沿預(yù)定方向垂直附連至所述主板的第一子板（361）和第二子板（362）；

其中所述第一變換器和第二變換器的所述第一整流器（R1,1和R2,1）以及所述第一輸出電容（CF1）間隔分開(kāi)布置在所述第一子板的一側(cè)上，使所述第一輸出電容放置于所述第一變換器的第一整流器與所述第二變換器的第一整流器之間，且其中所述第一變換器和第二變換器的所述第一變壓器（T1,1和T2,1）裝設(shè)在所述第一子板的另一側(cè)上，并分別與所述第一變換器和第二變換器的所述第一整流器空間對(duì)準(zhǔn)且電性連接；

并且其中所述第一變換器和第二變換器的所述第二整流器（R1,2和R2,2）以及所述第二輸出電容（CF2）間隔分開(kāi)布置在所述第二子板的一側(cè)上，使所述第二輸出電容放置于所述第一變換器的第二整流器與所述第二變換器的第二整流器之間，且其中所述第一變換器和第二變換器的所述第二變壓器（T1,2和T2,2）裝設(shè)在所述第二子板的另一側(cè)上，并分別與所述第一變換器和第二變換器的所述第二整流器空間對(duì)準(zhǔn)且電性連接?！?/span>

權(quán)利要求10對(duì)應(yīng)于如下圖3：

權(quán)利要求15請(qǐng)求保護(hù)一種權(quán)利要求1所述的變換器電路的布局，具體如下：

“15、一種權(quán)利要求1所述的變換器電路的布局，包括：主板（460），以及垂直附連至所述主板的子板（461），其中所述第一變換器（G1）的第一整流器（R1,1）、所述第一輸出電容（CF1）、所述第二變換器（G2）的第一整流器（R2,1）、所述第一變換器（G1）的第二整流器（R1,2）、所述第二輸出電容（CF2）以及所述第二變換器（G2）的第二整流器（R2,2）間隔分開(kāi)且沿預(yù)定方向順序地布置在所述子板的一側(cè)上，使得所述第一輸出電容放置于所述第一變換器的第一整流器與所述第二變換器的第一整流器之間，且所述第二輸出電容放置于所述第一變換器的第二整流器與所述第二變換器的第二整流器之間；

其中所述第一變換器的第一變壓器（T1,1）、所述第二變換器的第一變壓器（T2,1）、所述第一變換器的第二變壓器（T1,2）以及所述第二變換器的第二變壓器（T2,2）順序地裝設(shè)在所述子板的另一側(cè)上，并分別與所述第一變換器的第一整流器、所述第二變換器的第一整流器、所述第一變換器的第二整流器、以及所述第二變換器的第二整流器空間對(duì)準(zhǔn)且電性連接?！?/span>

權(quán)利要求15對(duì)應(yīng)于如下圖4：

另外，權(quán)利要求11-14是權(quán)利要求10的從屬權(quán)利要求。權(quán)利要求16-19是權(quán)利要求15的從屬權(quán)利要求。需要特別說(shuō)明的是，該案權(quán)利要求10和15雖然是實(shí)質(zhì)上的獨(dú)立權(quán)利要求，但是其引用了權(quán)利要求1，因而在整個(gè)審查過(guò)程中被當(dāng)作從屬權(quán)利要求對(duì)待。

三、審查過(guò)程

如多數(shù)案件一樣，在收到non-finalOA之前，申請(qǐng)人收到了縮限通知。在該縮限通知中，審查員認(rèn)為：權(quán)利要求10-14對(duì)應(yīng)于圖3的方案，屬于一個(gè)species，而權(quán)利要求15-19對(duì)應(yīng)于圖4的方案，屬于另一個(gè)species，因而要求申請(qǐng)人選擇一個(gè)species以供審查員檢索。

在答復(fù)縮限通知時(shí)，申請(qǐng)人選擇了權(quán)利要求10-14，并將權(quán)利要求15-19的狀態(tài)標(biāo)記為“withdrawn”。

之后，USPTO發(fā)出non-finalOA，其中審查員認(rèn)為權(quán)利要求1-9不具有創(chuàng)造性，而權(quán)利要求10如果撰寫(xiě)為包括權(quán)利要求1的全部技術(shù)特征的話則可以授權(quán)。

按照常規(guī)的處理方式，在答復(fù)non-finalOA時(shí)，如果認(rèn)為權(quán)利要求1-9確實(shí)沒(méi)有創(chuàng)造性并且希望盡快獲得授權(quán)，那么依照審查員的建議將權(quán)利要求1的全部特征并入權(quán)利要求10即可。

但是，經(jīng)研究確認(rèn)，權(quán)利要求10-14和15-19的技術(shù)方案實(shí)質(zhì)上基于同樣的發(fā)明思路。請(qǐng)參見(jiàn)上述圖3和圖4。

圖3中包括兩個(gè)子板，即第一子板和第二子板，第一和第二變換器的第一整流器和第一輸出電容設(shè)置在第一子板的一側(cè)，第一變換器和第二變換器的第一變壓器設(shè)置在第一子板的另一側(cè)；第一和第二變換器的第二整流器以及第二輸出電容設(shè)置在第二子板的一側(cè)，第一和第二變換器的第二變壓器設(shè)置在第二子板的另一側(cè)。圖4中包括一個(gè)子板，第一變換器和第二變換器的各整流器和輸出電容以及各變換器分別設(shè)置在該子板的兩側(cè)。

對(duì)比圖3和圖4，可以看出，將圖3中的兩個(gè)子板沿著箭頭A的方向拼接在一起就可以得到圖4的方案。

圖3和圖4共有的特征是，第一和第二變換器的第一整流器 (R1,1和R2,1)盡可能地彼此靠近并且第一和第二變換器的第二整流器(R1,2和R2,2)盡可能地彼此靠近，從而減小兩個(gè)整流器中間的輸出電容上的電流紋波。

基于上述理由，申請(qǐng)人在答復(fù)non-finalOA時(shí)請(qǐng)求審查員重新考慮權(quán)利要求15-19的創(chuàng)造性，并爭(zhēng)辯如下：既然權(quán)利要求10-14是可以授權(quán)的，那么與權(quán)利要求10-14具有相同技術(shù)思路的權(quán)利要求15-19實(shí)質(zhì)上屬于單個(gè)發(fā)明，因而同樣也可以被授權(quán)。

之后，USPTO發(fā)出finalOA，其中審查員不接受申請(qǐng)人的爭(zhēng)辯理由，堅(jiān)持認(rèn)為權(quán)利要求15-19不可以在這個(gè)專(zhuān)利申請(qǐng)中獲得保護(hù)。這是因?yàn)?0-14與15-19屬于形式上獨(dú)立的并列權(quán)利要求。

在該答復(fù)階段，申請(qǐng)人轉(zhuǎn)換了思路。權(quán)利要求10和15既然具有共同的特征，那么就可以撰寫(xiě)為一個(gè)較上位的權(quán)利要求來(lái)涵蓋這兩個(gè)權(quán)利要求的方案。

基于該答復(fù)思路，申請(qǐng)人提交了繼續(xù)審查請(qǐng)求（RCE）并修改了權(quán)利要求，其中對(duì)權(quán)利要求10進(jìn)行了重新撰寫(xiě)，不僅將原權(quán)利要求1的全部特征并入，而且基于權(quán)利要求10和15的共有特征將這兩個(gè)權(quán)項(xiàng)的方案進(jìn)行上位概括，并增加了新的從屬權(quán)利要求來(lái)分別體現(xiàn)原權(quán)利要求10和15的技術(shù)方案。

經(jīng)過(guò)上述修改之后，USPTO發(fā)出授權(quán)通知書(shū)。

四、思考和分析

如果采用一種較為機(jī)械的處理方式，那么在答復(fù)non-finalOA 或finalOA時(shí)，申請(qǐng)人可以重新撰寫(xiě)權(quán)利要求10以將權(quán)利要求1的全部特征并入，從而使得權(quán)利要求10-14授權(quán)；至于權(quán)利要求15-19，可以提出分案申請(qǐng)。然而，這樣的答復(fù)方式對(duì)于本案而言顯得簡(jiǎn)單機(jī)械，因?yàn)檫@樣一來(lái)就多出了分案的申請(qǐng)費(fèi)用，而實(shí)質(zhì)上這是可以避免的。

在本案的答辯中，經(jīng)過(guò)對(duì)技術(shù)方案的深入分析，通過(guò)修改的方式避免了分案申請(qǐng)的提出而使得在一份申請(qǐng)中同時(shí)保護(hù)了圖3和圖4的方案。

通過(guò)整個(gè)案件可以看出，對(duì)于答復(fù)過(guò)縮限通知的案件，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)尤其注意“后縮限通知”程序（Post-RestrictionRequirement），即答復(fù)完縮限通知之后直到繳納授權(quán)辦登費(fèi)用之前的時(shí)間段內(nèi)，申請(qǐng)人都是可以針對(duì)先前未選擇的權(quán)利要求進(jìn)行處理的。另外，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)記一點(diǎn)：在整個(gè)審查過(guò)程中，申請(qǐng)人永遠(yuǎn)有機(jī)會(huì)通過(guò)修改使得答復(fù)縮限通知時(shí)未被選擇的權(quán)項(xiàng)被審查員重新考慮或接受。

這個(gè)案件的答復(fù)過(guò)程還折射出了一個(gè)撰寫(xiě)問(wèn)題。實(shí)際上，如果在一開(kāi)始撰寫(xiě)時(shí)能夠有一個(gè)上位的權(quán)利要求來(lái)涵蓋權(quán)利要求10和15的話，則如果該上位的權(quán)利要求能夠被授權(quán)，那么權(quán)利要求10和15對(duì)應(yīng)的方案審查員就會(huì)一并考慮，而不會(huì)出現(xiàn)只考慮權(quán)10方案的問(wèn)題。

因此，在撰寫(xiě)時(shí)，對(duì)于多個(gè)并列的技術(shù)方案，應(yīng)當(dāng)盡量考慮是否能夠提取出共同特征進(jìn)而概括出上位權(quán)項(xiàng)。