作者：臧云霄 隆天律所副主任、合伙人、律師、專利代理人

外觀設(shè)計專利失效后是否能獲得著作權(quán)的保護目前在各地法院已經(jīng)有幾例司法判決，但不同法院的理由和判決結(jié)果各異，可見，司法實踐對這個問題的認定并未達成一致意見。案件判決后，也有很多文章闡述這個問題，同樣也是觀點不一。因此，該問題仍有討論和探討的必要。本文即從目前司法判決和各種觀點出發(fā)進行分析探討。

一、外觀設(shè)計專利權(quán)保護客體和著作權(quán)保護客體的重合

隨著人們審美觀點的提高，作品特別是美術(shù)作品被大量使用在工商業(yè)領(lǐng)域，如產(chǎn)品的外觀設(shè)計、商業(yè)標識、產(chǎn)品的包裝裝潢、廣告宣傳等。

這樣，某一作品在受到著作權(quán)法保護的同時，由于其在工商業(yè)領(lǐng)域的使用也可同時獲得專利法、商標法、反不正當競爭法的保護，這既符合民法的宗旨和基本原則，也早已被社會公眾所認同。

本文主要討論外觀設(shè)計與著作權(quán)保護客體的重合。根據(jù)我國《專利法》對外觀設(shè)計的定義“外觀設(shè)計是指對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計”。

從該定義看，外觀設(shè)計所保護的客體是“形狀”、“圖案”、“色彩”以及這些要素的結(jié)合，并且這些要素應(yīng)當“富有美感”。根據(jù)我國《著作權(quán)法實施條例》之規(guī)定“著作權(quán)法所稱作品，是指文學(xué)、藝術(shù)和科學(xué)領(lǐng)域內(nèi)具有獨創(chuàng)性并能以某種有形形式復(fù)制的智力成果”。

著作權(quán)法中的作品分為多種形式，根據(jù)不同作品的定義和特點，與外觀設(shè)計專利權(quán)發(fā)生重疊的一般是美術(shù)作品和攝影作品。針對家具、玩具、飾品等具有實用功能并有審美意義的平面或者立體的造型藝術(shù)作品，可能發(fā)生重疊的還有實用藝術(shù)品的著作權(quán)和外觀專利的重合。

目前，針對中國的權(quán)利人，著作權(quán)法并未明確規(guī)定實用藝術(shù)品的保護，司法實踐中只是通過個案來具體認定。在著作權(quán)法第三次修訂草案送審稿中，已經(jīng)明確提出“實用藝術(shù)品”的概念。因此以后此類產(chǎn)品上涉及這個問題的案例也會越來越多。

在外觀設(shè)計專利權(quán)和著作權(quán)均為有效的情形下，權(quán)利人選擇其中一種權(quán)利起訴，自不待言。然而，當外觀設(shè)計專利權(quán)終止后，著作權(quán)人的權(quán)利受到何種影響，卻值得探討。

二、司法判例分析

(一)  認定外觀設(shè)計專利權(quán)失效后不對著作權(quán)進行保護的案例

案例一：深圳市王三茂食品油脂有限公司與深圳市福田區(qū)永隆商行著作權(quán)侵權(quán)糾紛上訴案 ：【深圳市中級人民法院（2004）深中法民三初字第670號】【（2005）粵高法民三終字第236號】

案件基本情況：

三茂公司1998年委托他人設(shè)計“金嘜"香麻油的包裝標貼并對該標貼享有著作權(quán)，標貼內(nèi)容為：由“紅燈籠”圖案與“金嘜”文字組合而成，“金嘜”文字置于標貼的上端，標貼的中間部分由三個紅燈籠及黃色的金穗組合而成，紅燈籠上分別標有“香”、“麻”、“油”文字，兩側(cè)分別標示生產(chǎn)廠家的名稱、地址、電話、執(zhí)行標準、條形碼等。

2000年三茂公司將該包裝標貼向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請外觀設(shè)計專利保護。2003年，因未繳納專利年費，該專利失效。三茂公司發(fā)現(xiàn)永隆商行經(jīng)銷貼有涉案標貼的香麻油。除個別部分稍有差異外，兩種標貼從整體上難以區(qū)分。三茂公司遂訴至法院。

一審法院認為：

本案涉及著作權(quán)與外觀設(shè)計專利權(quán)的權(quán)利沖突。就同一涉案標貼作品，三茂公司既享有著作權(quán)也享有外觀設(shè)計專利權(quán)，外觀設(shè)計專利因失效已進入公有領(lǐng)域。因三茂公司選擇外觀設(shè)計專利權(quán)進行保護，而外觀設(shè)計專利權(quán)已進入公有領(lǐng)域，成為任何人都可以使用的公共財富，從而失去了著作權(quán)的專有權(quán)保護。

永隆商行未經(jīng)三茂公司許可，以經(jīng)營為目的，近似使用三茂公司涉案標貼作品行為，也因三茂公司選擇外觀設(shè)計專用權(quán)保護而失去著作權(quán)的專有權(quán)保護，而不被追究侵權(quán)責(zé)任。故三茂公司訴請，予以駁回。

二審法院同樣認定

三茂公司對同一涉案標貼作品既享有著作權(quán)又享有外觀設(shè)計專利權(quán)。但認為三茂公司自愿將涉案標貼申請外觀設(shè)計專利權(quán)，從版權(quán)的保護進入工業(yè)產(chǎn)權(quán)的保護。該外觀設(shè)計專利因未繳納年費，已經(jīng)失效，進入了公有領(lǐng)域，已經(jīng)成為社會公眾均可以使用的公共財富。

因此，三茂公司的外觀設(shè)計專利權(quán)不再受法律保護，不能禁止他人在相同或類似的產(chǎn)品上使用相同或近似的外觀設(shè)計。永隆商行使用與該失效的外觀設(shè)計專利相近似的包裝標貼，使用方式與三茂公司失效的外觀設(shè)計專利標貼使用方式相同，都是香麻油產(chǎn)品包裝標貼，這屬于對已經(jīng)進入共有領(lǐng)域的公共財富的使用，沒有侵犯三茂公司的專利權(quán)，同時，這種工業(yè)性使用也未侵犯三茂公司的著作權(quán)。三茂公司認為永隆商行侵犯其著作權(quán)的上訴理由不能成立，不予采納。

案例二：謝新林與葉根木等著作權(quán)侵權(quán)糾紛上訴案 【（2013）嘉海知初字第10號】 【（2013）浙嘉知終字第5號】

案件基本情況：

2001年9月12日，案外人謝瑞林將食品包裝袋（老謝榨菜）向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請外觀設(shè)計專利，并取得專利號為01344419.0的外觀設(shè)計專利。2006年2月15日，該外觀設(shè)計專利權(quán)因未繳年費而終止。同年8月30日，案外人謝瑞林將該外觀設(shè)計老謝榨菜食品包裝袋作品的著作財產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓給謝新林。

謝新林發(fā)現(xiàn)被告葉根木經(jīng)營的榨菜，認為與其享有著作權(quán)的榨菜食品包裝袋相同，故以侵犯著作權(quán)為由訴至法院。

一審法院認為：

授予該圖案作品的外觀設(shè)計專利權(quán)，其保護范圍是與其附著的產(chǎn)品緊密相連的，只局限于與外觀設(shè)計專利產(chǎn)品在相同或相近類別的產(chǎn)品上使用相同或相似的圖案。

同時，在該保護范圍以外，涉案圖案作品仍然可以依據(jù)著作權(quán)利受到保護，兩者并不沖突，且正是由于其保護范圍的不同而同時存在。原告和被告對食品包裝袋圖案的使用方式均為印刷在榨菜食品的外包裝袋上，使用方式和使用產(chǎn)品均屬相同，落入外觀設(shè)計專利權(quán)保護范圍內(nèi)的全部設(shè)計特征。綜合分析，謝新林對涉案圖案的著作權(quán)受到轉(zhuǎn)讓人權(quán)利狀態(tài)的約束，而葉根木對涉案圖案的使用行為，符合對已失效外觀設(shè)計的利用。

而本案專利已經(jīng)失效，該外觀設(shè)計已失去了其壟斷性，即涉案圖案在食品包裝袋上的使用已進入了公共領(lǐng)域，在該外觀設(shè)計并未受其他法律保護的情況下，其他任何人都可以自由利用。涉案榨菜包裝袋的使用方式也未落入謝新林就涉案圖案著作權(quán)享有的保護范圍內(nèi)。

二審法院認為：

根據(jù)《專利法》之規(guī)定，基于專利權(quán)終止的公告，社會公眾有理由相信該專利已經(jīng)進入公有領(lǐng)域，可以自由利用。

若仍允許以享有外觀設(shè)計專利中的外觀設(shè)計圖片的著作權(quán)為由阻礙他人實施已經(jīng)進入公有領(lǐng)域的專利，因著作權(quán)自作品創(chuàng)作完成之日起即產(chǎn)生，故公眾無法得知其對已經(jīng)進入公有領(lǐng)域的專利的利用是否會受到著作權(quán)人的追究，這顯然有損社會公眾的信賴利益，亦與專利法之宗旨相悖。

被告對被控侵權(quán)的食品包裝袋圖案的使用行為，屬于對已經(jīng)進入公有領(lǐng)域的外觀設(shè)計專利的實施。受讓人謝新林在受讓外觀設(shè)計專利中的外觀設(shè)計圖片的著作權(quán)時，已經(jīng)知道該外觀設(shè)計專利權(quán)已經(jīng)終止，理應(yīng)知道其對受讓權(quán)利的行使應(yīng)當受到專利制度的限制。

因此，即便謝新林對該專利圖片享有著作權(quán)，且該著作權(quán)尚在保護期內(nèi)，謝新林亦不得以此為由阻礙他人對已經(jīng)進入公有領(lǐng)域的自由技術(shù)的實施。

(二)  認定外觀設(shè)計專利權(quán)失效后仍對著作權(quán)進行保護的案例

案例三：北京特普麗裝飾裝幀材料有限公司與常州淘米裝飾材料有限公司著作權(quán)侵權(quán)糾紛上訴案  【常州中院（2014）常知民初字第85號】【（2015）蘇知民終字第00037號】

案件基本情況：

2004年北京特普麗裝飾裝幀材料有限公司（以下簡稱“特普麗公司”）設(shè)計人員設(shè)計了《莫奈》系列壁紙，特普麗公司隨后投入生產(chǎn)。2007年3月30日，特普麗公司將前述壁紙申請外觀設(shè)計專利，并獲得外觀設(shè)計專利權(quán)。后因未及時繳納專利年費，該專利權(quán)于2010年3月30日終止。

特普麗公司發(fā)現(xiàn)常州淘米裝飾材料有限公司（以下簡稱“淘米公司”）生產(chǎn)銷售的一款壁紙所使用的圖案與特普麗公司享有著作權(quán)的《莫奈》壁紙圖案相同。特普麗公司認為其專利權(quán)雖然終止，但前述壁紙屬于美術(shù)作品，應(yīng)當受著作權(quán)法保護，淘米公司的上述行為侵犯了特普麗公司關(guān)于涉案作品的著作權(quán)。

一審法院認定：

在知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域，一種客體上可以同時存在兩種或兩種以上的權(quán)利。涉案壁紙圖片同時承載了外觀設(shè)計專利權(quán)與著作權(quán)兩種不同種類的知識產(chǎn)權(quán)，該兩種權(quán)利各自獨立存在，其中一種權(quán)利的消滅并不必然導(dǎo)致另一種權(quán)利的消滅，即，特普麗公司主張權(quán)利的涉案壁紙在其外觀設(shè)計專利權(quán)失效后，其不再受專利法的保護，但其仍然受著作權(quán)法保護，該壁紙所承載的著作權(quán)不因其外觀設(shè)計專利權(quán)的失效而滅失。

二審法院認定：

法律并不禁止權(quán)利人在同一客體上享有多種民事權(quán)利。如果在同一客體上存在多種民事權(quán)利，每一種民事權(quán)利及其相應(yīng)的義務(wù)應(yīng)當由相應(yīng)的法律分別進行規(guī)制和調(diào)整。不論涉案外觀設(shè)計專利權(quán)是否在法定保護期內(nèi)，如果未經(jīng)特普麗公司許可將該圖案用作某產(chǎn)品（服務(wù)）的廣告宣傳，該行為顯然侵害了特普麗公司的著作權(quán)，特普麗公司可以依據(jù)著作權(quán)法主張侵權(quán)者承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。

如果因為該圖案已被授予外觀設(shè)計專利權(quán)而對其著作權(quán)不予保護，則意味著這兩種民事權(quán)利相互排斥、不能并存，這既無法律依據(jù)，也必然阻礙作品這種智力成果的使用及傳播，與著作權(quán)法的根本宗旨相悖，也不符合社會公眾的根本利益。

就本案而言，在涉案專利權(quán)失效之前，特普麗公司基于涉案圖案取得的著作權(quán)和外觀設(shè)計專利權(quán)分別受到我國著作權(quán)法和專利法的保護，其他人如果實施了侵權(quán)行為，特普麗公司有權(quán)依照著作權(quán)法或者專利法追究其民事責(zé)任。

專利權(quán)失效后，其權(quán)利客體進入公有領(lǐng)域，這一規(guī)則不能簡單適用于在作品基礎(chǔ)上獲得的外觀設(shè)計專利。專利權(quán)終止后，權(quán)利客體進入公有領(lǐng)域，公眾可以自由使用，這一規(guī)則應(yīng)該主要適用于我國專利法規(guī)定的發(fā)明專利和實用新型專利，因為這兩種專利權(quán)的客體都是供工業(yè)應(yīng)用的技術(shù)方案，一般不屬于文學(xué)、藝術(shù)或科學(xué)作品，不會獲得專利權(quán)之外的其他民事權(quán)利，故在其專利權(quán)終止后，成為公眾可以自由使用的公共資源。

而在作品基礎(chǔ)上獲得的外觀設(shè)計專利，權(quán)利人同時擁有專利權(quán)和著作權(quán)，兩種權(quán)利并行不悖，外觀設(shè)計專利權(quán)保護期屆滿后，權(quán)利人喪失的僅僅是專利法保護的相關(guān)權(quán)利，而其享有的著作權(quán)依然存在，受到著作權(quán)法的保護。涉案專利權(quán)因特普麗公司未及時繳納年費而提前終止，同樣適用上述原則。

本案中，涉案圖案的著作權(quán)均在法定保護期內(nèi)，如果因為外觀設(shè)計專利權(quán)失效，該圖案就進入公有領(lǐng)域，這一結(jié)論顯然與著作權(quán)法相抵觸，其實質(zhì)是將著作權(quán)當作專利權(quán)的從屬權(quán)利，這既無法律依據(jù)，也與基本法理相悖。

淘米公司認為其涉案使用行為系出于對國家專利公告的信賴，屬于一種信賴利益，對此本院認為，專利公告僅告知社會公眾涉案專利權(quán)中止，而并未涉及該權(quán)利客體是否受到其他法律的保護，淘米公司認為其有權(quán)使用涉案圖案，是其自己對法律的理解，如果理解錯誤，應(yīng)該自己承擔(dān)不利的法律后果，其關(guān)于信賴利益的抗辯沒有法律依據(jù)。

三、各種不同觀點的分析

外觀設(shè)計專利和著作權(quán)雖然在某些方面存在共通性，但還是有質(zhì)的區(qū)別。比如外觀設(shè)計專利權(quán)必須與產(chǎn)品相關(guān)，而著作權(quán)只要是具備獨創(chuàng)性且能復(fù)制即可，與產(chǎn)品并無關(guān)聯(lián)。

本文討論的案例都是在外觀設(shè)計產(chǎn)品上具有獨創(chuàng)性圖案的使用問題。如果公眾將作品從失效外觀設(shè)計專利中分離出來單獨使用作品，肯定構(gòu)成著作權(quán)無疑。對此類情形，在此不再表述。

從前述三個案例法院的觀點看，對一種客體上可以同時存在兩種或兩種以上的權(quán)利的觀點沒有分歧，分歧在于外觀設(shè)計專利失效后對著作權(quán)的影響，司法實踐存在截然相反的兩種審判結(jié)果。

針對同一前面案例中案例一和案例二認為外觀設(shè)計失效后著作權(quán)的觀點，其認為如果失效的外觀設(shè)計依然受到著作權(quán)法保護的話，會損害公眾對專利制度的信賴利益，會破壞知識產(chǎn)權(quán)體系的平衡。該觀點看似很有道理，但也有無法解釋的情形。

比如上述案例二中二審法院認為：“受讓人謝新林在受讓外觀設(shè)計專利中的外觀設(shè)計圖片的著作權(quán)時，已經(jīng)知道該外觀設(shè)計專利權(quán)已經(jīng)終止，理應(yīng)知道其對受讓權(quán)利的行使應(yīng)當受到專利制度的限制。因此，即便謝新林對該專利圖片享有著作權(quán)，且該著作權(quán)尚在保護期內(nèi)，謝新林亦不得以此為由阻礙他人對已經(jīng)進入公有領(lǐng)域的自由技術(shù)的實施”。

根據(jù)著作權(quán)產(chǎn)生的理論，作者自作品完成之日享有著作權(quán)。就外觀設(shè)計專利和著作權(quán)而言，著作權(quán)應(yīng)屬于在先權(quán)利，不應(yīng)因為專利權(quán)而受到限制，知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)法律也沒有規(guī)定同一客體上一種權(quán)利的終止會使另一權(quán)利的受讓人在使用該權(quán)利時獲得限制。

因此，本文認為，二審法院的上述觀點值得商榷。即使外觀設(shè)計專利失效，其法律后果也是專利的權(quán)利人喪失權(quán)利，而圖案著作權(quán)人所享有的著作權(quán)應(yīng)該是沒有限制的。對此，本文并不認可案例一和二的觀點。

知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域中，一種權(quán)利消滅后，該權(quán)利在存在期間所產(chǎn)生的新的權(quán)利可能繼續(xù)存在；同樣，如果同一客體承載兩種以上權(quán)利，一種權(quán)利的消滅并不必然導(dǎo)致另外一種權(quán)利的消滅。

例如在“晨光筆特有裝潢”不正當競爭一案[（2010）民提字第16號]中，最高人民法院認為，外觀設(shè)計終止后，如果該外觀設(shè)計構(gòu)成知名商品特有包裝、裝潢的，不影響權(quán)利人取得反不正當競爭法的保護。對此，最高法院明確指出：“其中一種權(quán)利的終止并不當然導(dǎo)致其他權(quán)利同時失去效力”。

針對前述案例三外觀設(shè)計失效后著作權(quán)不受影響仍然可以受到保護的觀點，二審法院的觀點是“專利權(quán)終止后，權(quán)利客體進入公有領(lǐng)域，公眾可以自由使用，這一規(guī)則應(yīng)該主要適用于我國專利法規(guī)定的發(fā)明專利和實用新型專利”，也即針對發(fā)明和實用新型專利，權(quán)利進入公有領(lǐng)域后，公眾可以自由使用，針對作品基礎(chǔ)上獲得的外觀設(shè)計專利，權(quán)利人同時擁有專利權(quán)和著作權(quán)。

對此，本文認為該論點并沒有相應(yīng)法律依據(jù)，專利法并沒有針對發(fā)明、實用新型可和外觀設(shè)計制定不同的規(guī)則，也沒有對外觀設(shè)計專利設(shè)置某種特殊情形。

誠然，外觀設(shè)計專利時效后仍獲得著作權(quán)的保護，確實是會產(chǎn)生外觀設(shè)計專利在進入共有領(lǐng)域后因為存在著作權(quán)反而會限制自由實施的困惑，更有人認為，用著作權(quán)保護外觀設(shè)計會架空外觀設(shè)計專利制度。

本文認為，外觀專利失效后，著作權(quán)應(yīng)該受到保護，理由如下：

首先，根據(jù)我國知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的單行法，在同一客體上同時存在外觀設(shè)計專利和著作權(quán)是法律規(guī)定，并未規(guī)定一種權(quán)利的失效會必然影響另外一種權(quán)利的存在。在兩種權(quán)利都有效的情況下，如果侵權(quán)人實施的同一侵權(quán)行為同時侵害同一客體上的兩種權(quán)利，權(quán)利人可以選擇一種權(quán)利進行維權(quán)。

在專利失效的情況下，自然可以選擇著作權(quán)進行維權(quán)。如果在專利失效后，權(quán)利人不可以通過著作權(quán)進行維權(quán)，則從根本上動搖了權(quán)利競合的基礎(chǔ)。針對在作品基礎(chǔ)上的外觀設(shè)計，如果不申請外觀專利，根據(jù)著作權(quán)法規(guī)定，權(quán)利人可以至少有50年的保護期，而如果同時申請了外觀專利，則最多只有10年的保護期了。這從常理上難以理解，從法理上也難以解釋。

其次，如果外觀設(shè)計專利失效后不對著作權(quán)進行保護，則對某些具有三維形狀或平面圖案構(gòu)成的商標權(quán)與外觀專利競合的情形下，對外觀專利無效后商標權(quán)也不應(yīng)予以保護。

例如，如果權(quán)利人獲得某產(chǎn)品外形的外觀專利后，又將該三維產(chǎn)品申請立體商標，是否在外觀設(shè)計專利時效后，權(quán)利人也不在享有商標權(quán)。同理，對外觀設(shè)計專利的同時又產(chǎn)生其他權(quán)利的，比如知名商品特有包裝裝潢的權(quán)利，法律似乎也不應(yīng)支持。但前面最高人民院法院關(guān)于晨光的再審案件確定在外觀設(shè)計專利之外還可能產(chǎn)生知名商品特有包裝裝潢的權(quán)利。

最高法院在該案中所指出，“外觀設(shè)計專利權(quán)的終止，至少使社會公眾收到了該設(shè)計可能已經(jīng)進入公有領(lǐng)域的信號，因而主張該設(shè)計受到知名商品特有包裝、裝潢保護的權(quán)利人應(yīng)提供更加充分的證據(jù)來證明有關(guān)設(shè)計仍應(yīng)受法律保護?！币虼耍瑱?quán)利人只要能舉證權(quán)利的存在，自然也應(yīng)該獲得相應(yīng)的權(quán)利保護。

因此，在外觀設(shè)計專利權(quán)時效后，權(quán)利人仍享有著作權(quán)的保護。

四、權(quán)利保護的選擇和權(quán)衡

針對可以同時進行外觀專利和著作權(quán)保護的客體，本文認為，盡管在司法實踐中對該問題并未有統(tǒng)一觀點，但從權(quán)利保護角度，權(quán)利人應(yīng)盡量選擇多方位、立體的保護方案。

但實踐中，多數(shù)權(quán)利人考慮到確權(quán)成本的問題，往往單獨選擇一種保護方式，比如僅選擇通過著作權(quán)保護的方式。雖然從保護成本而言，著作權(quán)的取得成本稍微低，但相比外觀設(shè)計專利而言，著作權(quán)只能是一種弱保護。

在侵權(quán)的判定原則上，著作權(quán)采取“接觸加實質(zhì)性相似”的原則。而被控侵權(quán)人一般會抗辯稱其使用的作品是自己獨創(chuàng)的且提供相應(yīng)證據(jù)，在此情況下，則無法通過著作權(quán)來保護。而外觀專利只要證明外觀在整體上無差異性，不論接觸與否都構(gòu)成侵權(quán)。

因此，從證明角度看，著作權(quán)侵權(quán)的證明更加繁重，從權(quán)利到侵權(quán)的認定上，權(quán)利人的舉證責(zé)任都更加重。因此，盡管存在司法實踐觀點的不一和在確權(quán)成本上會大大增加，針對重要的產(chǎn)品設(shè)計方案，應(yīng)盡可能選擇通過雙重保護的原則，這樣，一旦外觀設(shè)計專利失效，權(quán)利人還是可以通過著作權(quán)尋求保護。