作者：關(guān)瑀 隆天知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 流程業(yè)務(wù)管理部

凡對美國專利申請有所了解的人，對美國專利商標(biāo)局(USPTO)發(fā)出的“最終審查意見通知書(Final Office Action，簡稱FOA)都不陌生，它是在專利審查過程中最常見的實審官文之一，其名雖冠有“最終(Final)”字樣，但綜觀現(xiàn)行的美國專利審查制度及其作業(yè)實踐，我們可以了解到該通知書及其處理程序并非是整個專利申請審查過程中最后一份實審?fù)ㄖ獣?

面對FOA，申請人可以有若干種選擇，本期筆者將結(jié)合我們的作業(yè)實踐，淺談一下申請人應(yīng)對FOA的幾種策略。

一、針對FOA, 申請人直接提出答辯或同時對申請文件進(jìn)行修改

如果申請人認(rèn)為不需要修改權(quán)利要求的范圍，可以直接提出答復(fù)意見(Remarks/Response)，向?qū)彶閱T陳述相關(guān)理由；如果申請人認(rèn)為需要根據(jù)審查意見通知書修改權(quán)利要求的范圍，可以直接提出修改方案(Amendments)，并向?qū)彶閱T作進(jìn)一步的解釋。

如果審查員接受該答復(fù)，則將發(fā)出授權(quán)通知書 (Notice ofAllowance, NOA)。如果審查員不接受，則將發(fā)出建議性意見 (Advisory Action,簡稱 AA)。

選擇這種答復(fù)方式時，依據(jù)我們以往的作業(yè)經(jīng)驗，建議申請人在 FOA 發(fā)文日起2個月內(nèi)提交答復(fù)，

這樣做的優(yōu)勢有四：

1.可以加快審查進(jìn)度；

2.給審查員繼續(xù)審查和(有可能發(fā)出的) AA預(yù)留了時間；

3.將未來可能發(fā)生的延期費用降至最低；

4.如果提交的答辯或修改方案不被審查員考慮，可以在法定時限內(nèi)及時通過提交將在后面介紹的不同請求來繼續(xù)案件的審查程序。

因為，根據(jù)美國專利審查指南（MPEP）710.02(e)(http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s710.html) 的解釋，在FOA 發(fā)文日起2個月內(nèi)提交答復(fù)，與在 FOA 發(fā)文日起 3 個月內(nèi)提交答復(fù)相比，

USPTO 計算延期費用的起算點不同：

(1) 如果申請人在 FOA 發(fā)文日起 2 個月內(nèi)提交答復(fù)，并且審查員在 FOA 發(fā)文日起 3 個月內(nèi)發(fā)出 AA，申請人答復(fù) AA 時仍然以是否超過 FOA 發(fā)文日起 3 個月為準(zhǔn)計算；但是

(2) 如果申請人在 FOA 發(fā)文日起 2 個月內(nèi)提交答復(fù)，但是審查員發(fā)出 AA 時已經(jīng)超過 FOA 發(fā)文日起 3 個月（例如進(jìn)入了第 4 個月），則申請人答復(fù) AA 時，延期費用的起算點則為 AA 的發(fā)文日。

二、收到FOA后，提出 AFCP (After Final Consideration Pilot) 2.0 請求

為加速審查進(jìn)程和減少不必要的繼續(xù)審查請求（Request for Continued Examination, 簡稱RCE）量并緩解已有RCE 案件的積壓，USPTO于2013年先后推出了調(diào)整RCE官費和AFCP 2.0 計劃。收到 FOA 后，如果申請人認(rèn)為獨立權(quán)利要求的修改幅度不大，審查員僅需很少時間，即發(fā)明案3小時內(nèi)和外觀案1小時內(nèi)即可完成檢索或?qū)彶椋⑶倚薷臎]有擴大保護(hù)范圍，這種情況下申請人可以考慮隨 FOA 的答復(fù)意見同時向?qū)彶閱T提出再考慮的請求。

提出AFCP2.0請求的條件如下：

-  提交AFCP 2.0 請求書（PTO/SB/434 表格）；

-  案件有尚未答復(fù)的 FOA；且僅限根據(jù)37 CFR 1.116 的規(guī)定提交 FOA 答復(fù)意見，不適用于其他審查意見通知書；并且

-  答復(fù)意見中至少修改一項獨立權(quán)利要求，但是不能擴大該獨權(quán)的保護(hù)范圍；

收到申請人提交的 AFCP2.0 請求后，審查員將：

-  判斷是否能在很少時間完成檢索和審查；如果不能，則發(fā)出 AA（由此，建議申請人盡量簡化答復(fù)內(nèi)容），或者

-  發(fā)出授權(quán)通知書，或者

-  聯(lián)系申請人進(jìn)行問詢 (Interview)。

完成與申請人的問詢后，審查員將發(fā)出 AA 或 NOA。需要注意的是，即使申請人提出了 AFCP 2.0 請求，延期費用的起算點仍然是 FOA 的發(fā)文日，因此收到 FOA 后，如果申請人希望提出再考慮的請求，則需盡早提出，以便盡量降低后續(xù)的延期費用。

三、參與 P3 (Prosecution Pilot Program) 計劃

P3 計劃自2016年7月11日起開始實施，截止到2017年1月12日停止或者在USPTO收到1600件符合要求的P3請求后終止（以早到期的為準(zhǔn)）。該計劃的推出旨在減少申請人在收到 FOA 后到上訴前這段期間提交RCE或上訴請求（Appeal）的數(shù)量。

P3計劃結(jié)合了前述AFCP2.0計劃的特點，并且申請人還將有機會做出口頭陳述說明意見。申請人需要在收到 FOA 的2個月內(nèi)以及提交上訴之前提出P3申請。

1.提出P3申請的案件必須滿足下列條件：

-  根據(jù)35 U.S.C. 111(a)，非臨時申請；

-  根據(jù)35 U.S.C. 371，PCT申請進(jìn)入美國國家階段的發(fā)明專利；

-  后續(xù)申請，即續(xù)案或分案申請。

敬請注意，下述案件不能參與P3計劃：

- 再頒申請 (Reissue application)、外觀設(shè)計、植物發(fā)明以及重新審查 (reexamination proceeding)過程中的發(fā)明；

-  已經(jīng)參與了上訴前計劃或 AFPC 2.0 計劃的案件。

2.提交P3計劃所需的文件包括：

-  P3 請求書（PTO/SB/444表格）；

-  根據(jù)37 CFR 1.116規(guī)定下的書面答復(fù)，該答復(fù)包括：

o  權(quán)利要求修改文本，修改不得擴大保護(hù)范圍，

o  答辯意見 (Argument)，不得超過5頁紙；

-  表示自愿參加由查員小組召開的會議的聲明。

一旦P3請求被受理，申請人可以與審查員小組進(jìn)行一段20分鐘以內(nèi)的口頭陳述，與審查員面對面交流。會議結(jié)束后，審查員小組將書面公布其最終結(jié)果，包括 1）維持原判（即支持 FOA 的駁回意見）；2）授權(quán)；或 3）重新審查。

需要特別注意的是，審查員小組的成員將不會受之前審查員判斷的影響，因此審查員小組的客觀性對申請人是一大利好，此外P3申請還無需繳納任何官費。與“耗時費財”的上訴程序 (Appeal) 相比，P3計劃不僅為申請人節(jié)省了時間，還節(jié)省了一大筆費用。

四、提出問詢 (Interview) 與審查員直接討論

除了通過書面方式與審查員溝通外，申請人還可以與審查員進(jìn)行更直接的溝通和討論。因此 Interview 并不僅限于 FOA 才能使用。

五、提出 RCE，請求繼續(xù)審查

收到 FOA 后，申請人可以請求 USPTO 繼續(xù)審查 (RCE)，并同時提出答復(fù)意見或修改。提出 RCE 的官方期限為 FOA 發(fā)文日起3個月內(nèi)，但如果繳納了延期費，最長可延期至 FOA 發(fā)文日起6個月內(nèi)提出。提出 RCE 后，下一個收到的審查意見通知可能是“非最終”審查意見通知書 (Non-FinalRejection, 簡稱NFOA)，也可能是最終審查意見通知書。

需要注意的是，進(jìn)行 RCE 的審查員通常還是發(fā)出 FOA 的審查員，對于案件的技術(shù)內(nèi)容和看法往往已經(jīng)定型，因此 RCE 后的駁回理由與 FOA 的駁回理由重復(fù)的概率會很高。鑒于 RCE 的官費價格不菲，申請人在提出 RCE 前還需謹(jǐn)慎考慮。

另外，如果申請人在收到 FOA 后，有新的參考文獻(xiàn)需要作為 IDS遞交，也需要同時提交RCE請求。

六、提出上訴 (Appeal)

案件審查過程中，通常是由同一位審查員進(jìn)行審查（提出RCE 后也依然如此），然而多次審查后，審查員對案件的看法已經(jīng)大致定型，并且不太容易改變。申請人可以向?qū)＠麑徟屑吧显V委員會 (Patent Trial and Appeal Board, 簡稱PTAB) 提出上訴。

上訴程序處理的范疇，僅限申請人對審查員的駁回理由有爭議，并且需要對比在先技術(shù)、或者需要對保護(hù)范圍作進(jìn)一步解釋、甚至需要其他證據(jù)的情況。如果審查員發(fā)出的駁回理由存在事實或法律上的明顯錯誤，則需選擇 Pre-Appeal 程序，由 USPTO 官方對審查員的審查意見進(jìn)行復(fù)審，以確認(rèn)申請人是否仍有必要提出上訴。

需要注意的是：提出上訴時，申請案必須仍在存續(xù)期間 (pending)，也就是必須在 FOA 發(fā)文日起3個月內(nèi)提出，繳納延期費用后可延期至 FOA 發(fā)文日起 6 個月，如果答復(fù)官方期限前沒有提出任何答復(fù)程序 (Response/Amendments/AFCP2.0/RCE/Appeal)，則案件將因為逾期未答復(fù)而視為放棄 (abandoned)。

七、提出續(xù)案申請/分案申請

在母案的存續(xù)(pending)期間，包括審查期間或繼續(xù)審查期間，在放棄母案之前或母案獲得授權(quán)之前，申請人可以提出繼續(xù)申請（Continuation Application，簡稱CA）、部分繼續(xù)申請（Continuation-In-Part，簡稱CIP）或分案申請（DivisionalApplication，簡稱DA）。

八、不答復(fù)FOA，放棄申請

收到 FOA 后，申請人也可以選擇不進(jìn)行任何答復(fù)程序，則案件將因為逾期未答復(fù)而視為放棄 (abandoned)。審查員通常會與代理人先行電話確認(rèn)是否放棄，隨后發(fā)出放棄通知書 (Notice of Abandonment)。

以上信息僅供參考，大家在實際作業(yè)中，請以USPTO發(fā)布的現(xiàn)行法律法規(guī)為準(zhǔn)。