作者：宋春暉 隆天知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司流程業(yè)務(wù)管理部副經(jīng)理

一件專(zhuān)利申請(qǐng)，如申請(qǐng)人不放棄的話(huà)，歷經(jīng)審查，最后無(wú)非兩種結(jié)果。一種是專(zhuān)利申請(qǐng)通過(guò)審查獲得授權(quán)，取得專(zhuān)利證書(shū)；一種是專(zhuān)利申請(qǐng)未能通過(guò)審查，獲得一紙駁回決定。

最近筆者遭遇了一則由駁回決定引起的特殊情況進(jìn)而引發(fā)了對(duì)駁回決定是否是審查意見(jiàn)通知書(shū)的思考。

在一個(gè)已經(jīng)是分案的專(zhuān)利申請(qǐng)中，由于其母案已經(jīng)授權(quán)，因此，這個(gè)分案，除非在審查意見(jiàn)通知書(shū)里被指出有單一性的缺陷，否則不能再進(jìn)行分案。

根據(jù)審查指南中關(guān)于分案的相關(guān)規(guī)定，如果分案申請(qǐng)存在單一性的缺陷，申請(qǐng)人在再次提出分案的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交由審查員發(fā)出的指明了單一性缺陷的審查意見(jiàn)通知書(shū)或分案通知書(shū)的復(fù)印件。未提交符合規(guī)定的審查意見(jiàn)通知書(shū)或分案通知書(shū)的復(fù)印件的，審查員將通知補(bǔ)正，補(bǔ)正仍未合格的，審查員將發(fā)出視為撤回通知書(shū)。

但是，如果分案在其審查過(guò)程中，在審查員所下發(fā)的歷次審查意見(jiàn)通知書(shū)中不曾提及有單一性缺陷的問(wèn)題，審查員隨后發(fā)出了駁回決定，那么在駁回決定中若提及有單一性問(wèn)題而駁回決定又不算審查意見(jiàn)通知書(shū)的話(huà)，申請(qǐng)人實(shí)際上就失去了就此分案再分案的機(jī)會(huì)和權(quán)利。

所以，問(wèn)題來(lái)了，駁回決定是否能算是審查意見(jiàn)通知書(shū)呢？

就筆者所了解的情況來(lái)看，對(duì)于“駁回決定”是否算是一種審查意見(jiàn)通知書(shū)，目前在業(yè)界存在分歧，不光是審查員，包括業(yè)界從業(yè)人員，如代理人，對(duì)此界定也比較模糊。因此引起了筆者的思考。

一方面，如果就中國(guó)專(zhuān)利局下發(fā)的駁回決定可以進(jìn)行答復(fù)，那么申請(qǐng)人可以根據(jù)中國(guó)專(zhuān)利法實(shí)施細(xì)則第51條第3款的規(guī)定，即“申請(qǐng)人在收到國(guó)務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)發(fā)出的審查意見(jiàn)通知書(shū)后對(duì)專(zhuān)利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改的，應(yīng)當(dāng)針對(duì)通知書(shū)指出的缺陷進(jìn)行修改”，對(duì)申請(qǐng)文件中所存缺陷進(jìn)行修改。

然而，駁回決定是不能進(jìn)行答復(fù)的，申請(qǐng)人在收到駁回決定之后只能提出復(fù)審請(qǐng)求，而復(fù)審請(qǐng)求人可以基于專(zhuān)利法實(shí)施細(xì)則第61條第1款的規(guī)定對(duì)申請(qǐng)文件中所存在的缺陷進(jìn)行修改。

那么，問(wèn)題又來(lái)了……

如果復(fù)審?fù)ㄖ獣?shū)中指出了此分案存在單一性缺陷的問(wèn)題，那么，此分案是否可以再次提出分案呢……換句話(huà)說(shuō)，復(fù)審?fù)ㄖ獣?shū)是否也算是審查意見(jiàn)通知書(shū)呢？

就此分案所遭遇的特殊情況，我們特意詢(xún)問(wèn)了中國(guó)專(zhuān)利局。并獲得了如下信息：如果駁回決定第一次提及“不符合單一性要求”，并以此為理由駁回申請(qǐng)，是審查員的錯(cuò)誤，可以據(jù)此請(qǐng)求復(fù)審。如果駁回決定提及單一性缺陷，但不是以此作為駁回理由，就此缺陷應(yīng)該可以將駁回決定視為“審查意見(jiàn)通知書(shū)”，并可以提出新的分案申請(qǐng)。同理，如果在復(fù)審?fù)ㄖ獣?shū)中，若提及了單一性缺陷，應(yīng)也可以將其視為“審查意見(jiàn)通知書(shū)”，并可以提出新的分案申請(qǐng)。

筆者認(rèn)為，這樣的說(shuō)法是符合法理的。那么，遵照這樣的指導(dǎo)意見(jiàn)，筆者所遭遇的此種特殊情況的分案，應(yīng)可以再次向中國(guó)專(zhuān)利局提出分案申請(qǐng)。

就此問(wèn)題，我們將在實(shí)踐中予以驗(yàn)證。而關(guān)于駁回決定是否是審查意見(jiàn)通知書(shū)的思考仍在繼續(xù)……